Вопрос 180

Может ли написание в кириллице МНН (международное непатентованное наименование) лекарственного средства служить основанием для его регистрации в качестве товарного знака?

Ответ.

Не может, и подробные обоснования сказанному даны в Постановлении ФАС Московского округа от 26.09.2011 по делу N А40-9877/11-67-77.

ЗАО "ФАРМ-Синтез" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными решения Роспатента от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 264606 недействительным полностью, решения той же федеральной службы от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 270512 недействительным полностью.

Решением от 30.03.2011 в требовании отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 решение оставлено без изменения.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность принятых Роспатентом 14.12.2010 решения по результатам рассмотрения возражения, поданного ЗАО "Ф-Синтез" против предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН" по свидетельству N 264606, согласно которому предоставление правовой охраны названному товарному знаку признано недействительным полностью, а также законность решения от 14.12.2010, принятого той же федеральной службой по результатам рассмотрения возражения, которым удовлетворено возражение, поданное тем же закрытым акционерным обществом, против предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН-ДЕПО" по свидетельству N 270512.

При принятии решения от 14.12.2010, касающегося признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН" по свидетельству N 264606, Роспатент исходил из следующего.

Товарный знак "БУСЕРЕЛИН" представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Перечень МНН разрабатывается международной межправительственной организацией - Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), участником которой является Российская Федерация. Согласно Резолюции ВОЗ на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков. С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Предоставление монополии в виде исключительного права на товарный знак, представляющий собой МНН, одному лицу очевидным образом противоречит общественным интересам. МНН buserelin было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1976 году. То обстоятельство, что зарегистрированный товарный знак "БУСЕРЕЛИН" выполнен в кириллице, не придает какой-либо различительной способности данному обозначению. Таким образом, обозначение "БУСЕРЕЛИН", являясь МНН, не обладает различительной способностью, характеризует товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации, указывая на то, что данные препараты содержат в своем составе определенное активное вещество, и, в том случае если это не соответствует действительности, есть очевидная вероятность введения потребителей в заблуждение. Поскольку уникальное название фармакологического вещества "БУСЕРЕЛИН" имеет всемирное признание и является общественной собственностью, предоставление исключительного права на него в виде регистрации товарного знака противоречит общественным интересам.

Исключительное право на обозначение "БУСЕРЕЛИН", которое представляет собой международное непатентованное наименование (МНН), являющееся общественной собственностью, затрагивает законные интересы лица, подавшего возражение, что приводит к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности на рынке лекарственных препаратов реального ущерба, в частности к судебному столкновению правообладателя и лица, подавшего возражение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Положения упомянутой нормы материального права не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

МНН, в отличие от товарных знаков, служит для идентификации не самого товара и его производителя, а для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата.

Резолюция ВОЗ WHA 49.19 по МНН накладывает на государства - участники ВОЗ ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

МНН buserelin было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ в 1976 году задолго до регистрации правообладателя в качестве юридического лица (20.10.1997). С момента опубликования МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, используя обозначение "бусерелин" для маркировки своей продукции, правообладатель был осведомлен о том, что это обозначение представляет собой МНН, которое является общественной собственностью и предназначено для идентификации лекарственных средств, указывая на активное вещество в составе лекарственного средства, определяющее его фармацевтические свойства.

Доводы правообладателя о том, что материалы возражения не подтверждают, что слово "бусерелин" в кириллическом написании является МНН, несостоятельны, поскольку для российского потребителя наряду с латинским используется русское написание МНН, что было отражено, в частности, в статьях 16, 19 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" и включено в статью 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон N 61-ФЗ). Кроме того, правообладателем представлены материалы, в которых МНН указано как в кириллическом (бусерелин), так и в латинском (buserelin) написании.

С учетом изложенного регистрация оспариваемого товарного знака "БУСЕРЕЛИН" произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку данное обозначение, как было отмечено выше, представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства.

Что касается материалов, представленных правообладателем в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку обозначение, представляющее собой МНН, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата и унификации лекарственных средств, применяемых в медицинской практике, и предназначено для использования в качестве общественной собственности без каких-либо ограничений, в силу чего ему не может быть предоставлено исключительное право на имя конкретного лица.

Данная регистрация, с одной стороны, необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами в нарушение принципов деловой этики, а с другой стороны, наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использования МНН в составе товарных знаков.

Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения.