Вопрос 198

На какие товарные знаки (тождественные или сходные до степени смешения) распространяется действие статьи 6.septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности и п. 2 (5) статьи 1512 ГК РФ?

Ответ.

Указанные нормы имеют действие как в отношении тождественных товарных знаков, так и в отношении товарных знаков, признанных сходными до степени смешения. Например, коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное Яном Тополом, Чехия, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 305085.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 18.04.2006 за N 305085 по заявке N 2005727271/50 с приоритетом от 26.10.2005 на имя ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 26.10.2015.

Роспатентом 24.01.2008 за N РД0031663 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака по свидетельству N 305085, согласно которому новым владельцем товарного знака является "Евро-Линк Маркетинг Лимитед", Республика Сейшельские Острова, Маэ, Виктория, Виктория Хауз 306 (SC). Срок действия регистрации - до 26.10.2015.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, зарегистрировавшее товарный знак по свидетельству N 305085, являлось на момент подачи заявки и регистрации знака агентом и торговым представителем лица, подавшего возражение, который является обладателем исключительных прав на зарегистрированный в Чешской Республике - участнице Парижской конвенции товарный знак N 228177 в отношении однородных товаров и услуг 11 и 37 классов МКТУ, с более ранним приоритетом от 19.03.1999;

- на продукцию Яна Топола в 1999 году получена необходимая разрешительная документация;

- между Яном Тополом и ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" был подписан лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на патент Российской Федерации N 262062, который зарегистрирован 16.01.2003 в Роспатенте за N 15882/03;

- на основании данного договора ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" получило доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Яна Топола, в частности технической документации, необходимой для производства устройства очистки сточных вод;

- 17.09.2002 между сторонами было заключено соглашение об изменении условий лицензионного договора, согласно которому ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" получило право на исключительную лицензию по использованию изобретения с правом предоставления сублицензии;

- указанные изменения были зарегистрированы Роспатентом 20.06.2003;

- в 2003 году правообладатель направил в налоговые органы заявление о регистрации договора коммерческой концессии и соглашение об изменении условий лицензионного договора от 06.05.2003;

- таким образом, правообладатель товарного знака в одной из стран Союза (Ян Топол, Чешская Республика) и правообладатель оспариваемой регистрации (ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО") были связаны определенными отношениями, благодаря которым ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" стала доступна информация, имеющая отношение к продукции, маркированной знаком TOPAS;

- информация об отношениях по лицензионному соглашению и выпускаемой в соответствии с ним продукции содержится в решении Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2004 и Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.06.2005 N КГ-А40/4751-05;

- положения лицензионного договора и действия ООО "Производственное объединение "Топол-Эко" по его исполнению позволяют признать, что ООО "Производственное объединение "Топол-Эко" отвечает критериям "представитель" Яна Топола в Российской Федерации;

- при этом договором правообладателю не было предоставлено разрешение регистрировать обозначение TOPAS в качестве товарного знака на собственное имя в нарушение положений Парижской конвенции, что в соответствии со статьей 28 Закона является основанием для признания такой регистрации недействительной.

Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 6(1)septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Лицо, подавшее возражение, - Ян Топол является обладателем исключительных прав на комбинированное обозначение с тождественным словесным элементом TOPAS, которое зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения - Чешская Республика, в отношении товаров 11 класса МКТУ - очистные сооружения сточных вод и услуг 37 класса МКТУ - строительство, включая выполнение изменений, ремонтные работы в зданиях и их устранение.

В силу тождества словесного элемента TOPAS, присутствующего в составе оспариваемого товарного знака, и товарного знака, зарегистрированного в Чешской Республике, сравниваемые товарные знаки являются сходными.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года по делу N 09АП-7348/2009-АК отмечено, что "положения статьи 6(1)septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности не исключают защиту прав и законных интересов владельца товарного знака в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем сходного до степени смешения товарного знака".

Следовательно, положения статьи 6(1)septies Парижской конвенции применимы в рассматриваемой ситуации.

На территории Российской Федерации Ян Топол является патентообладателем изобретения "способ очистки сточных вод и установка для осуществления способа" (патент N 2162062). На основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 16.01.2003 за N 15882/03, Ян Топол предоставил ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" неисключительную лицензию на указанный патент для целей производства и продажи установок очистки сточных вод.

В этой связи в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года по делу N 09АП-7348/2009-АК указано, что "для целей статьи 6.septies Парижской конвенции такие внедоговорные обязательства в силу использования изобретения по патенту N 2162062 и технической информации для производства установок по лицензии, а также представления интересов иностранного предпринимателя в России по защите его патентных прав могут рассматриваться как отношения агента, представителя для целей статьи 6.septies Парижской конвенции".

Таким образом, владелец сходного знака в одной из стран Союза (Ян Топол) и ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" в качестве агента лица, подавшего возражение. Поскольку Ян Топол не давал разрешения ООО "Производственное объединение "ТОПОЛ-ЭКО" на регистрацию сходного товарного знака со словесным элементом TOPAS/"ТОПАС" на территории Российской Федерации, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что регистрация товарного знака по свидетельству N 305085 противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 28 Закона и статье 6(1)septies Парижской конвенции. Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 16.01.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 305085 недействительным полностью.