Вопрос 102

Может ли суд оценить иск как направленный не на защиту права на товарный знак, а как направленный на запрет творческой идеи использования образов в качестве обозначения для индивидуализации определенной номенклатуры товаров?

Ответ.

В судебной практике такие случаи единичны.

Один из них отражен в Постановлении от 17.01.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29250/2010-ГК по делу N А40-78755/10-19-662.

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" как производителю шоколада в плитках "Алина" (далее - ответчик N 1) о пресечении нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Аленка" N 184515 и общеизвестный товарный знак N 80 путем запрета ответчику N 1 использовать сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками обозначения и взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

N 184515

N 80

Решением суда от 13 октября 2010 г. в иске отказано. При этом суд, произведя сравнительный анализ изображений, зарегистрированных в качестве товарного знака истца и используемого на этикетке товара ответчика, пришел к выводу, что изображение на этикетке шоколада "Алина" не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку имеются существенные различия по стилизации, цветовой гамме, словесным элементам.

Истец с решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения спорного изображения с зарегистрированным товарным знаком истца в связи с существенными отличиями словесных элементов по семантическому признаку: "Аленка" и "Алина" - разные женские имена, при этом одно из них является уменьшительным, другое полным, разное написание заглавных букв, отсутствие букв "е" и "к" в словесном элементе ответчика.

Сравнивая изобразительные элементы, суд указал, что в заключении специалиста от 30.06.2010 признано, что девочка на спорном изображении явно старше по возрасту, спорное изображение является натуралистическим, близким к фотографии, либо самой фотографией, тогда как изображение на товарном знаке истца представляет собой стилизованный рисунок.

Девочка на товарном знаке истца изображена крупным планом, фактически только голова. Девочка на спорном изображении изображена по грудь. Доминирующим признаком изображения, используемого ответчиком, является яркий старинный костюм девочки, в частности, кокошник, взрослые жемчужные украшения девочки - серьги и бусы, которые контрастируют с детским обликом девочки, а также коса девочки. Общая смысловая направленность спорного изображения имеет ярко выраженный национальный колорит.

N 2009701256

В товарных знаках истца указанные признаки отсутствуют. Одежда девочки не представлена вообще, имеется только головной убор (платок).

Изображение на товарном знаке истца и спорное изображение, используемое ответчиком, выполнены в разной цветовой гамме (в изображении истца преобладают цвета - черный, желтый, зеленый; в изображении ответчика N 1 - светло-коричневый, красный, белый).

При наличии вышеуказанных отличий суд первой инстанции посчитал, что противопоставленные изображения не сходны до степени смешения, несмотря на вывод специалиста о наличии между товарными знаками истца и изображением ответчика N 1 сходства до степени смешения.

Между тем этикетки шоколадных плиток истца и ответчика N 1 позволяют однозначно отнести их к разным производителям, так как на обеих этикетках указаны наименование и местонахождение юридических лиц (ОАО "Красный Октябрь", Россия, 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 6. Адрес производства: Россия, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 - этикетка истца; ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" 309514, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 20 - этикетка ответчика N 1).

Следовательно, у рядового потребителя, исходя из доступности наглядной информации о производителе непосредственно при покупке, не может возникнуть мнения, что шоколад истца и ответчика N 1 являются линейкой одного производителя и сходны до степени смешения.

Рассматривая отчет ОАО "ВЦИОМ", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что мнения опрашиваемых лиц носят противоречивый характер, исходя из конкретных фактических обстоятельств, иск направлен не на защиту права на товарный знак как средство индивидуализации, а на запрет творческой идеи использования образа малолетней девочки в качестве обозначения для индивидуализации определенной номенклатуры товаров, что противоречит требованиям ст. ст. 128, 1225 ГК РФ.

В итоге Девятый арбитражный апелляционный суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2010 года по делу N А40-78755/10-19-662 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Но спор в отношении указанных товарных знаков не завершился, что и следовало ожидать, и перешел на рассмотрение в кассационную инстанцию, которая отменила все предыдущие решения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" и вынес Постановление от 14 апреля 2011 г. N КГ-А40/2342-11 по делу N А40-78755/10-19-662, извлечение из которого представлено ниже.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция находит решение от 13.10.2010 и Постановление от 17.01.2011 подлежащими отмене.

Приведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций, по мнению кассационной коллегии, сводятся, по сути, лишь к детализации различий товарных знаков, без оценки в целом внешних признаков сходства, которые и видит потребитель при выборе продукта.

Указанные выше выводы судов сделаны без учета правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 N 3691/06.

При столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака - "Аленка" угроза его смешения с более поздним знаком - "Алина" должна быть установлена судом.

Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судам следовало учесть не только различительную способность товарных знаков "Аленка" и "Алина", но и визуальное и графическое сходство с учетом однородности товара, предлагаемого под спорными товарными знаками.

Не принято во внимание судами то, что угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров усиливается тем, что более ранний товарный знак ("Аленка") имеет доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность при их выборе.

Объективно выводы социологического исследования подтверждают то обстоятельство, что использование товарных знаков "Аленка" и "Алина" в отношении однородной продукции может привести к смешению торговых марок на уровне ассоциативного мышления и ошибкам при выборе продукции.

Кроме того, суд апелляционной инстанции сделал вывод, что исходя из конкретных фактических обстоятельств иск направлен не на защиту права на товарный знак как средство индивидуализации, а на запрет творческой идеи использования образа малолетней девочки в качестве обозначения для индивидуализации определенной номенклатуры товаров, что противоречит требованиям ст. ст. 128, 1225 ГК РФ.

Данный вывод с учетом обстоятельств, приведенных выше, по мнению кассационной коллегии, является ошибочным.

Таким образом, принятые по делу решение и постановление не могут быть признаны законными, в связи с чем подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки и оценки вышеизложенных обстоятельств, с учетом сформировавшейся судебной практики, доказательств, содержащихся в материалах дела, и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Далее последовало рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам.

Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 25.04.2011, поданное ОАО "Красный Октябрь", против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 432596, зарегистрированному на имя ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка", г. Старый Оскол, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 184515 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству N 80, принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, которые уже длительное время интенсивно используются как ОАО "Красный Октябрь", так и его лицензиатами и, следовательно, существует высокая вероятность смешения знаков на рынке, поскольку потребитель будет вводиться в заблуждение относительно производителя товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что товарный знак по свидетельству N 184515 и общеизвестный знак N 80 продолжительное время используется как самим правообладателем, так и его лицензиатами.

Шоколад "Аленка" выпускается с 1966 года, объемы продаж на 2010 год составили 4 млрд. рублей и в настоящее время растут. Шоколад "Аленка" реализуется в торговых точках любого размера, широко рекламируется в различных средствах массовой информации. Вероятность смешения анализируемых товарных знаков подтверждается опросом ВЦИОМ "Определение степени сходства/различия в оформлении упаковок шоколада "Аленка" и "Алина", согласно которому больше половины опрошенных потребителей считают, что упаковки сравниваемых шоколадок - шоколада "Аленка" и "Алина" схожи, несмотря на отдельные отличия, от 43 до 50 процентов опрошенных (в зависимости от региона России) предположили, что упаковка шоколада "Алина" является более современной версией шоколада "Аленка". Более того, значительная часть респондентов (37% - 56%) предположили, что шоколад "Алина" и "Аленка" принадлежат одному производителю и являются одной линейкой продукции.

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 28.01.2009 оспариваемого товарного знака продукция под маркой "Аленка", производимая ОАО "Красный Октябрь", уже была хорошо известна среди российских потребителей в качестве наименования кондитерских изделий.

В связи с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом "Алина" на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ, а именно ОАО "Красный Октябрь".

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 432596 признано недействительным полностью.