Основания для защиты прав на торговую марку

Потребность в защите прав на торговые марки возрастает пропорционально увеличению количества различных по своему характеру нарушений прав на эти объекты интеллектуальной собственности. В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке все большее число недобросовестных субъектов хозяйствования пытается укрепить свое положение, используя торговую марку конкурента с высокой деловой репутацией.

Такого рода нарушения затрагивают права и интересы практически всех участников рыночных отношений (потерпевшего субъекта хозяйствования, потребителей, конкурентов нарушителя, государства в целом). Так, для потерпевшего субъекта хозяйствования, чья деловая репутация неправомерно использована, негативные последствия выражаются в уменьшении спроса на производимую им продукцию, поскольку в результате появления на рынке поддельного товара по цене, как правило, более низкой, чем цена оригинального, объем продаж последнего существенно снижается. Известно, что если часть покупателей приобрела подделку, на столько же уменьшится и спрос на оригинальный товар. В конечном итоге все приводит к ослаблению позиций конкретного товаропроизводителя в конкурентной борьбе, негативно сказывается на его экономическом положении.

Вред причиняется и потребителям. В литературе отмечается, что маркировка субъектами хозяйствования своих товаров обозначениями, тождественными или сходными с обозначениями других производителей, влияет на экономическое поведение потребителей относительно такого товара, создает угрозу введения потребителя в заблуждение[194]. Действительно, ошибочное приобретение подделки под видом известного, качественного товара негативно отражается на реализации потребителями своих законных прав (на соответствующее качество продукции, на достоверную информацию). Поскольку поддельная продукция производится зачастую с отклонениями от технологий легальных производителей, с использованием ненадлежащих, недоброкачественных материалов, с нарушением санитарных норм, она может быть потенциально опасной для здоровья и жизни граждан.

Наряду с нарушением частных интересов, не меньший вред от таких действий наносится и интересам публичным, что выражается, прежде всего, в нарушении правил добросовестной конкуренции как неотъемлемого элемента цивилизованных рыночных отношений. Высокий общественно опасный характер данных нарушений обусловлен их связью с подделками. Невероятные масштабы подделок затронули многие отрасли отечественной экономики, хотя особенно наглядно проявляются в сфере производства и реализации товаров массового потребления. Такие неправомерные действия зачастую сопряжены с уклонением от уплаты налогов, уменьшают легальный оборот денежных и материально-технических средств. Получаемые в результате такой деятельности значительные средства направляются на развитие теневой экономики, коррупции, совершение преступлений. Все это негативно сказывается на участии нашего государства в международных отношениях, вхождении его в мировое сообщество[195].

Высокая общественная опасность нарушений прав на торговые марки ставит высокие требования к законодательной регламентации видов, составов правонарушений, способов защиты прав на эти объекты.

Законодательное определение понятия нарушение прав на торговую марку сформулировано излишне поверхностно. Так, согласно ч.1 ст.20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» нарушением прав владельца свидетельства является «любое посягательство на права владельца свидетельства, предусмотренные ст. 16 Закона, в том числе совершение без согласия владельца свидетельства действий, требующих его согласия, а также приготовление к совершению таких действий».

Нарушения права на торговую марку подразделяются на договорные и внедоговорные.

Договорные нарушения представляют собой действия или бездействия лиц, которые являются стороной в соответствующем договоре, заключающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств. Законодательство предусматривает следующие виды договоров, касающихся прав на торговые марки:

· лицензионный договор или договор о передаче права на использование произведения (ст. 1109, 1110 ГК Украины, ч.8 ст.16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»);

· договор об отчуждении имущественных прав на торговую марку (ст. 1113 ГК Украины, ст.9 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»);

· договор коммерческой концессии (ст. 366 ХК Украины ст. 1116 ГК Украины).

Для каждого из указанных видов договоров предусмотрены свои существенные условия, обязанности сторон, поэтому и нарушения этих договорных обязательств различны. В лицензионном договоре права на торговую марку могут нарушаться путем использования торговой марки способом, не предусмотренным в договоре, нарушения условий договора о сроке и территории использования и т.д.

Наибольшую распространенность составляют внедоговорные нарушения права на торговую марку, заключающиеся внеправомерном использовании торговой марки без разрешения владельца свидетельства.

Неправомерное использование торговых марок осуществляется в самых разнообразных формах. Их можно классифицировать на группы, в зависимости от того, в каком качестве нарушитель неправомерно использует торговую марку:

в качестве торговой марки,

в качестве коммерческого наименования,

в качестве доменного имени.

(1) Первая группа правонарушений охватывает неправомерное использование в качестве торговой марки зарегистрированной торговой марки относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг или родственных с ними, если в результате такого использования возможно введение в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги (абз. 2,3 п. 5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Торговая марка считается использованной, если она применяется в форме зарегистрированной марки, а также в форме, которая отличается от нее лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом ее отличительность (ч. 4 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Примером указанных действий является неправомерное использование обществом с ограниченной ответственностью ООО «ЛГЗ «Кристалл» знака «ОБОЛОНЬ», свидетельство на которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Оболонь». Потерпевший и нарушитель занимались производством однородных товаров – слабоалкогольных напитков.

Понятие родственности товаров и услуг закон не раскрывает. Близкое ему понятие «однородность товаров и услуг» раскрывается в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утв. приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20 августа 1997 г. № 72.

В п. 4.3.2.5. указанных Правил закреплено, что при установлении однородности товаров или услуг определяется принципиальная вероятность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности их одному лицу, изготавливающему товар или оказывающему услугу. При установлении однородности следует учитывать род (вид) товаров и услуг; их назначение; вид материала, из которого товары изготовлены; условия и каналы сбыта товаров, круг потребителей.

Как следует из приведенной характеристики однородности товаров и услуг, главным показателем признания товаров и услуг таковыми является вероятность введения в заблуждения потребителя об одном производителе нескольких товаров, маркированных тождественным или сходным знаком. Такой же показатель, но с меньшей степенью вероятности введения в заблуждение, должен учитываться, по всей видимости, при определении родственности товаров и услуг.

Показателен в этом плане спор из российской судебной практики о неправомерном использовании товарного знака «Невское» в отношении товаров, для которых знак не зарегистрирован. В рассматриваемом деле истец осуществлял деятельность по производству пива, а ответчик – закусок к пиву соответственно, т.е. продукции, предназначенной для одних и тех же потребителей – потребителей пива. Учитывая сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, суд признал неправомерность действий ответчика[196]. Таким образом, при оценке родственности товаров и услуг необходим более широкий подход, нежели при определении однородности, предполагающий, что товары по своей природе или назначению могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

(2) Неправомерное использование в качестве коммерческого наименования обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг или родственных с ними, если в результате такого использования возможно введение в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги ( абз. 4,5 п. 5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). Примером таких правонарушений являются неправомерные действия ООО «Домотехника», которое использовало фирменное наименование, сходное до степени смешивания с зарегистрированным ранее знаком «DОМОТЕХНІКА», права на который принадлежат СП «Интертраст».

Обозначения являются тождественными, если они совпадают во всех элементах. Обозначение является похожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельную разницу элементов. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(3) Неправомерное использование в качестве доменного имени обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг или родственных с ними, если в результате такого использования возможно введение в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги ( абз. 4,5 п. 5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). Эти действия осуществляются путем использования недобросовестными владельцами сайтов чужих торговых марок в виде доменных имен. Они совершаются с целью извлечения преимуществ деловой репутации владельца торговой марки и привлечения внимания пользователей. Вопрос о том, относится ли доменное имя к средствам индивидуализации, остается открытым, хотя в любом случае очевидно, что оно выполняет функцию адресации и идентификации, присущую знакам, что и приводит к возникновению различных конфликтов между ними.

Наряду с указанными видами неправомерных действий, интересы владельца свидетельства на торговую марку ущемляются и действиями, противоправность которых однозначно не определена. Речь идет об использовании зарегистрированного промышленного образца, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой. Такие ситуации становятся возможными, учитывая, что промышленный образец по внешней форме выражения может совпадать с объемной, изобразительной торговой маркой. Чаще всего таким спорным объектом выступает этикетка. Торговая марка и промышленный образец выполняют одинаковую отличительную функцию, обозначая товар. Поэтому при регистрации прав на тождественные или сходные промышленный образец и торговую марку разными правообладателями происходит столкновение прав, вытекающих из охранных документов на них (патента и свидетельства). В подобных ситуациях имеет место ослабление исключительного права владельца свидетельства на торговую марку, а именно право запрещать ее использование другими лицами, в том числе в качестве промышленного образца. Возникновения таких конфликтов вызвано тем, что Государственный департамент интеллектуальной собственности в ходе экспертизы не проверяет заявленные на регистрацию торговые марки на тожество или сходство с уже зарегистрированными промышленными образцами и, соответственно, наоборот. В результате существуют примеры, когда одними лицами зарегистрированы торговые марки «NIKE», «HUGO BOSS» и т.д., другими – промышленные образцы «Эмблема HUGO BOSS», «Эмблема NIKE»[197].

В литературе имеются мнения относительно возможности квалификации действий владельца патента на промышленный образец в качестве нарушения прав владельца свидетельства на торговую марку[198]. Однако, более обоснованной представляется позиция ВХС Украины на этот счет: использование лицом запатентованного промышленного образца – этикетки, тождественной или сходной до степени смешения с зарегистрированным знаком другого лица, для обозначения приведенных в свидетельстве товаров и услуг, не является нарушением прав владельца свидетельства на знак для товаров и услуг[199].

Исходя из этого, следует согласиться с авторами (В. Крижной[200], М. Ус[201]), которые считают, что во время действия двух охранных документов правовые основания для вывода о неправомерности действия владельца одного из них отсутствуют. Следовательно, до признания патента (свидетельства) недействительным использование промышленного образца (торговой марки) не может быть признано правонарушением. Владелец свидетельства или патента может воспользоваться предусмотренной законодательством возможностью обратиться в суд с иском о признании патента или свидетельства недействительным.

При решении вопроса о признании охранного документа недействительным в таких ситуациях следует учитывать момент возникновения прав на спорные объекты: права на торговые марки действуют с даты подачи заявки (ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»), на промышленные образцы – с даты, следующей за датой их государственной регистрации, (ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»).

Исходя из этого, владелец свидетельства на торговую марку, права которого возникли ранее даты, следующей за датой государственной регистрации патента на промышленный образец, в качестве оснований для признания патента недействительным может выбрать:

· несоответствие запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности (т.е. новизне, которая признается, если совокупность существенных признаков промышленного образца не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки или если заявлен приоритет до даты приоритета);

· выдача патента в результате подачи заявки с нарушением прав других лиц (ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»).

Соответственно, основаниями для признания свидетельства на торговую марку недействительным случае, если права на промышленный образец возникли ранее даты подачи заявки на регистрацию торговой марки, могут являться:

· несоответствие зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны, указанным в ч. 4 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» - не регистрируются в качестве знаков обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;

· выдача свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц (ч. 1 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Интересы владельца свидетельства на торговую марку ущемляются и действиями, связанными с использованием названия лекарственного средства, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированной торговой маркой. Лекарственные средства допускаются к применению в Украине после государственной регистрации, которая проводится Министерством здравоохранения Украины (далее - МОЗ) по заявлению заинтересованного лица (ст. 9 Закона Украины «О лекарственных средствах»). В ходе регистрации лекарственное средство получает три названия: химическое, международное непатентованное и торговое, каждое из которых заносится в Государственный реестр лекарственных средств и выполняет определенную, лишь ей присущую функцию. Правовой режим торгового названия недостаточно урегулирован в законодательстве, что влечет появление проблем, связанных с регистрацией лекарственного средства, торговое название которого совпадает с торговой маркой, права интеллектуальной собственности на которую принадлежат другому лицу. Известными в этом плане являются судебные дела «Trental» – «Трентан», «Еnap» и «ЕНАМ» и др., в которых одной из причин возникновения спора была регистрация лекарственного средства под названием, похожим с торговой маркой другого производителя.

Факты государственной регистрации Министерством охраны Украины лекарственных средств под торговыми названиями, которые являются тождественными или схожими до степени смешивания с уже зарегистрированными другими производителями для своих лекарственных средств торговыми марками, стали в последнее время неединичными. Они угрожают интересам всех участников рыночных отношений: наносится вред правам потребителей, когда, намереваясь, например, приобрести лекарственное средство с меньшим спектром возможных побочных явлений, они покупают похожий по названию лекарственный препарат – генерик, имеющий значительно больше побочного влияния на здоровье; ограничиваются и права владельца торговой марки, установленные ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», в частности, право использовать знак и исключительное право запрещать другим лицам его использования без согласия владельца.

Решая дела об использовании в торговом названии лекарственного средства чужой торговой марки, суды назначают экспертизу для установления тождественности или сходства до степени смешивания данных обозначений, на основании которой принимаются решения по сути спора. Между тем причины возникновения подобных конфликтных ситуаций остаются малоисследованными. Устанавливая их, целесообразно сравнить правовую природу и функции, которые выполняют эти два обозначения, а также процедуру их государственной регистрации.

Легального определения понятия торгового названия лекарственного средства в законодательстве Украины не закреплено. Исходя из содержания ст. 9 Закона «О лекарственных средствах», которая устанавливает, что «В заявлении о государственной регистрации лекарственного средства указываются: …название лекарственного средства и его торговое название», можно сделать вывод, что название лекарственного средства и его торговое название являются объектами, которые имеют разное назначение и выполняют разные функции. Семантический анализ словосочетания «торговое название» свидетельствует, что торговое название выполняет не просто информационную функцию, а предназначено для идентификации лекарственного средства определенного производителя на этапе продажи лекарственного средства, выделяя его среди других лекарственных средств в глазах потребителя. В юридической литературе торговое название лекарственного средства также определяют как название, под которым лекарственное средство поступает в гражданский оборот, и которое служит существенным элементом системы обеспечения безопасности этого оборота[202].

Следовательно, основное назначение торгового названия лекарственного средства и торговой марки (в частности, зарегистрированной для лекарственных средств и изделий медицинского назначения) в целом совпадает и заключается в идентификации определенного товара (в данном случае лекарств), обеспечении возможности его выделения потребителями среди других подобных, однородных товаров (препаратов, которые имеют похожий или тождественный (препараты-генерики) химический состав и похожие или тождественные показания для применения) и идентификации его производителя. В то же время, по своей правовой природе торговая марка, в отличие от торгового названия лекарственного средства, является объектом интеллектуальной собственности и имеет соответствующий правовой режим. Одним из его элементов установлена законодательством процедура оформления (регистрации) прав на торговую марку, которая направлена на закрепление за ее владельцем исключительных прав.

Процедура регистрации торговой марки регулируется нормами Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Согласно ст. 2 данного Закона и Положения о Государственном департаменте интеллектуальной собственности, утв. Постановлением КМ Украины от 20 июня в 2000 г. № 997, все вопросы, связанные с приобретением прав на знаки для товаров и услуг, принадлежат к компетенции этого государственного учреждения. В результате регистрации владелец торговой марки получает свидетельство, которым обеспечивается возможность правовой охраны марки. В ходе такой процедуры заявленная торговая марка подвергается всесторонней проверке во время экспертизы на предмет наличия оснований для отказа в ее регистрации с целью соблюдения публичных интересов, принципов морали, а также ненарушения прав на другие объекты интеллектуальной собственности, в частности фирменные наименования, промышленные образцы, названия литературных произведений и тому подобное. Осуществление такой экспертизы торговой марки и получения свидетельства предоставляет его владельцу право требовать охраны его прав со стороны государства, в том числе, и со стороны такого органа государственной власти, как Министерство здравоохранения.

Процедура регистрации лекарственных средств определена в ст. 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» и детализирована Порядком государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, утв. Постановлением КМ Украины от 26.05.2005 г. №376. Государственная регистрация лекарственного средства осуществляется по заявлению физического или юридического лица на основании вывода Государственного фармакологического центра МОЗ. В соответствии с положениями ч. 3 ст. 9 Закона в заявлении о государственной регистрации лекарственного средства среди других сведений указываются, в частности, название лекарственного средства и его торговое название, название действующего вещества. Часть 7 ст. 9 указанного Закона устанавливает, что после принятия решения о государственной регистрации лекарственного средства и издании соответствующего приказа МОЗ, лекарственное средство включается в Государственный реестр лекарственных средств Украины, где указываются его торговое название, международное непатентованное название и химическое название или состав[203].

В случае установления соответствия лекарственного средства законодательным требованиям, процедура государственной регистрации лекарственного средства завершается изданием соответствующего приказа МОЗ, присвоением лекарственному средству регистрационного номера, под которым сведения о нем включаются в Государственный реестр лекарственных средств, и выдачей свидетельства на зарегистрированное лекарственное средство. Владелец такого удостоверения получает право вводить в гражданский оборот на территории Украины зарегистрировано лекарственное средство под указанным торговым названием. Следовательно, торговое название лекарственного средства не проверяется на предмет тождественности или сходства с уже зарегистрированными торговыми марками других лиц, не установлено отдельной процедуры регистрации, торговое название регистрируется автоматически с регистрацией лекарственного средства.

Таким образом, законодательством установлены два самостоятельных и не связанных между собой порядка регистрации прав на торговые марки и лекарственных средств. Соответственно, факт регистрации лекарственного средства в МОЗ не превращает автоматически торговое название лекарственного средства в торговую марку и наоборот. Соответственно, заявляя к регистрации лекарственное средство под торговым названием, схожим до степени смешивания или тождественным с зарегистрированной торговой маркой для лекарственных средств, и осуществляя его регистрацию, ни заявитель, ни МОЗ де юре не нарушают предписаний законодательства о регистрации лекарственных средств. Фактически же такое положение серьезно подрывает исключительный характер прав интеллектуальной собственности на торговую марку.