Право интеллектуальной собственности на торговую марку

Процедурные вопросы, связанные с порядком получения свидетельства, регламентируется разделом III Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утв. приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20 августа 1997 г. № 72. Регистрация торговой марки в иностранных государствах осуществляется в соответствии с правилами Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению.

Объем правовой охраны определяется приведенным в свидетельстве изображением торговой марки и перечнем товаров и услуг, для которых она зарегистрирована (ч. 4 ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). При составлении такого перечня используется Международная классификация товаров и услуг, которая включает 34 класса товаров и 8 классов услуг.

При отсутствии свидетельства обладатель незарегистрированного знака может защитить свои интересы, связанные с использованием его деловой репутации, сформированной благодаря применению такого обозначения, на основании ст. ст. 1, 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Нормы этих статей запрещают действия в конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным честным обычаям в предпринимательской деятельности, что может привести к смешиванию с деятельностью лица, имеющего приоритет на его использование.

Субъектами права на торговую марку являются физические и юридические лица (ст. 493 ГК Украины).

В отношении юридических лиц, субъектами права на торговую марку выступают в большинстве случае коммерческие организации, занимающиеся производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг с целью получения прибыли. ГК Украины разрешает осуществление предпринимательской деятельности и непредпринимательским организациям (потребительским кооперативам, объединениям граждан), поэтому они также вправе становиться владельцами свидетельства на торговую марку.

Относительно физических лиц вопрос о целесообразности признания лица, не являющегося предпринимателем, владельцем свидетельства на торговую марку является дискуссионным в научной литературе. В России, например, обладателем исключительного права на товарный знак наряду с юридическим лицом признается исключительно предприниматель, а не любое физическое лицо (ст. 1478 ГК РФ). Такого подхода придерживаются некоторые отечественные ученые, например, Е. Мельник, О. Кашинцева. Так, Е. Мельник отмечает, что субъектом права на подачу заявки не может быть любое лицо, поскольку это противоречит самому назначению товарного знака – отличать товары и услуги одного производителя от однородных товаров и услуг, поэтому правом на получение свидетельства может быть наделено только лицо, производящее товары или предоставляющее услуги[162]. О. Кашинцева обосновывает свою позицию, в частности, тем, что заключение лицензионного договора имеет целью систематическое получение прибыли, что является предпринимательской деятельностью, а поэтому лицензиар в любом случае должен иметь статус предпринимателя[163].

Более аргументированной и основанной на нормах международного законодательства представляется позиция ученых, поддерживающих существующий законодательный подход. В. Крижна обосновано отстаивает нецелесообразность сужения круга субъектов на торговую марку в законодательстве Украины[164]. Такая позиция основана, во-первых, на положениях Договора о законах о товарных знаках, подписанного Украиной 27.10.1994 г. и ратифицированного 13.10.1995 г., которые не устанавливают необходимости осуществления заявителем производственной или торговой деятельности как обязательного условия для регистрации товарного знака. Во-вторых, на нормах специального закона, которые предусматривают правовые гарантии реального использования знака в хозяйственной деятельности, закрепляя возможность досрочного прекращения действия свидетельства в случае неиспользования знака в течение трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства на знак или от даты, когда использование знака было прекращено (ч. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Право на торговую марку может принадлежать одновременно нескольким физическим и (или) юридическим лицам (ст. 493 ГК Украины, ч. 3 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). При этом следует отличать понятия «торговая марка, право на которую принадлежит нескольким лицам» и «коллективная торговая марка». Эти категории торговых марок имеют различный правовой режим. Право на коллективную торговую марку принадлежит одному субъекту – объединению предприятий, а предприятия, входящие в такое объединение, наделены лишь правами на использование коллективной марки под контролем объединения. Такая торговая марка предназначена для обозначения товаров, производимых участниками объединения и обладающих одинаковыми качественными и иными общими характеристиками. Право на ее использование не может быть передано предприятию, не входящему в состав данного хозяйственного объединения. Что касается торговой марки, принадлежащей нескольким лицам (о которой идет речь в названии статьи), то права на нее имеют все сособственники свидетельства со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

Получение свидетельства на торговую марку является правом, а не обязанностью субъекта хозяйствования. Однако следует учитывать, что только свидетельство предоставляет лицу совокупность имущественных прав интеллектуальной собственности:

· право на использование торговой марки,

· исключительное право разрешать ее использование другим лицам,

· исключительное право препятствовать ее неправомерному использованию,

· другие права, установленные законом.

Согласно ст. 496 ГК Украины, имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку действительны в течение 10 лет с даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку в установленном законом порядке, если иное не установлено законом. Указанный срок может быть продлен каждый раз на десять лет в порядке, установленном законом.

Остановимся подробнее на характеристике указанных прав на торговую марку, поскольку содержание каждого права предопределяет выбор способа защиты в случае его нарушения.

1. Право на использование торговой марки.

Понятие «использование торговой марки» раскрывается законодателем через перечень действий – способов использования торговой марки (ч. 2 ст. 157 ХК Украины и ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). К ним относятся следующие действия:

· применение торговой марки на любом товаре, для которого она зарегистрирована, на упаковке, в которой содержится такой товар, на вывеске, связанной с ним, этикетке, нашивке, бирке и другой прикрепленный к товару предмет,

· хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз), экспорт (вывоз);

· применение его во время предложения и оказания любой услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;

· применение его в деловой документации или рекламе, а также в сети Интернет.

Торговая марка признается использованной, если она:

· применяется в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирована,

· применяется владельцем свидетельства либо другими лицами с его разрешения (например, на основании лицензионного договора).

Закон не определяет юридически значимый объем использования торговой марки. В литературе под объемом использования торговой марки предлагается понимать интенсивность ее применения на товарах, по классу которых она зарегистрирована (применение на единичном изделии, либо на части товаров, для индивидуализации которых она была зарегистрирована)[165]. Этот показатель имеет важное значение в решении вопроса о досрочном прекращении свидетельства на основании неиспользования торговой марки. Так, согласно ч. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг без уважительных причин в течение 3 лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. При этом уважительными причинами неиспользования торговой марки закон считает, в частности, обстоятельства, препятствующие использованию знака независимо от воли владельца (ограничение импорта, другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством), возможность введения в заблуждение в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги, при использовании знака лицом, обратившимся в суд, либо другим лицом относительно товаров и услуг, по которым выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства.

Правообладатель обязан предоставить доказательства использования обозначения в качестве знака по каждой рубрике перечня товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован. Вид и форма доказательств определяются владельцем товарного знака, однако для достижения цели доказывания, приводимые им материалы должны объективно показывать, что знак использовался в гражданском обороте[166]. Исходя из этого при рассмотрении одного из дел о досрочном прекращении действия свидетельства на знак, хозяйственный суд отметил, что не является подтверждением факта производства товаров или предоставления услуг с применением соответствующего обозначения размещение этого обозначения в домене и на страницах веб-сайтов без производства товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный знак, так как эти действия не могут вызывать у потребителей ассоциации этого обозначения с товарами и услугами владельца свидетельства[167].

Доказательствами использования торговой марки могут выступать: образцы или фотографии товара, договоры заказа, договоры купли-продажи, оказания услуг, документы, подтверждающие их исполнение, накладные, таможенные декорации, проспекты, каталоги выставок, сертификаты и т.д.[168]

На практике возникают ситуации, когда 3-х годичный срок неиспользования торговой марки истек, однако на момент возникновения спора и подачи иска в суд по этому поводу, владелец свидетельства на знак возобновляет его использование. Эти вопросы в национальном законодательстве не урегулированы. В проекте изменений в закон закреплены соответствующие положения, заимствованные из законодательства ЕС, а именно: в случае начала использования знака до подачи иска в суд, основания для прекращения действия свидетельства отпадают [169].

Обладатель торговой марки вправе проставлять предупредительную маркировку, свидетельствующую о том, что обозначение является торговой маркой. Правила использования такой маркировки законом не определены. Исходя из сложившейся практики, под предупредительной маркировкой понимается обозначение, проставляемое рядом с торговой маркой, которое может быть выражено в виде большой буквы R в окружности (это означает, что торговая марка зарегистрирована), нескольких букв – TM, либо содержать слова «зарегистрированная торговая марка», «торговая марка», название страны, где зарегистрирована торговая марка, номер свидетельства. Маркировка не является обязательной, а используется исключительно по желанию товаропроизводителя. Ее целью является оповещение (информирование) других лиц о факте и стране регистрации торговой марки, а также предупреждение возможных нарушений прав владельца свидетельства на торговую марку. Согласно законодательству РФ, правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации (ст. 1485 ГК РФ).

2. Исключительное право разрешать использование торговой марки другими лицами. Правовыми формами выдачи разрешения на использование торговой марки другими лицами являются следующие виды договоров:

лицензионный договор – соглашение, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований ГК Украины и другого закона (ст. 1109 ГК Украины, ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»);

договор коммерческой концессии – соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее требованиями комплексом принадлежащих этой стороне прав в целях изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) оказания услуг (ст. 1116 ГК Украины, глава 36 ХК Украины).