Вопрос 379

Как оценивается сходство до степени смешения комбинированных товарных знаков?

Ответ.

Сходство до степени смешения должно оцениваться с учетом всех элементов, образующих товарный знак, что еще раз подтвердил ВАС РФ в Определении от 10 апреля 2013 г. N ВАС-2050/13.

Судами установлено, что решением Роспатента от 16.02.2011 предприятию "РОШЕН" отказано в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" в отношении товаров 30 класса МКТУ по заявке N 2010712285 с приоритетом от 15 апреля 2010 года.

Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям пункта 2 части 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством его до степени смешения с ранее зарегистрированными за обществом в отношении однородных товаров товарными знаками N 163649, 124607, 226227.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что регистрация заявленного обозначения на имя предприятия способна, в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями, привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд посчитал отсутствующим фонетическое и семантическое сходство словесных элементов противопоставляемых товарных знаков "Ласточка", "Ласточки" и "Ласточка-певунья", поэтому удовлетворил заявленные требования.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного суда апелляционной инстанции.

Между тем, делая указанные выводы, суды апелляционной и кассационной инстанции не учли следующее.

Предприятием "РОШЕН" на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ было заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ".

Данное обозначение представляет собой стилизованные изображения птиц (ласточек) на фоне голубых и светло-голубых изогнутых линий, между которыми расположены повторяющиеся словесные элементы "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ".

Общество "Рот Фронт" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству N 163649 с приоритетом от 12 июля 1996 года в отношении товаров 30 класса МКТУ, в виде стилизованных изображений летящих ласточек на фоне волнистых линий, помещенных в овал. С внутренней стороны орнаментов, расположенных слева и справа от изображений ласточки, расположены слова "конфета" и "ласточка", и наименование правообладателя товарного знака.

Обществу "Рот Фронт" в отношении товаров 30 класса МКТУ также принадлежат товарные знаки по свидетельствам N 124607 с приоритетом от 30 августа 1993 года и N 226227 с приоритетом от 2 июля 2001 года, представляющие собой словесные элементы "ЛАСТОЧКА" и "ЛАСТОЧКИ".

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Не опровергая выводы суда первой инстанции об однородности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неправильной оценке судом первой инстанции сходства противопоставленных обозначений, указав, что словосочетание "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" хотя и совпадает в определенной степени с товарными знаками общества "Рот Фронт", однако является индивидуально отличимым словосочетанием, поскольку в состав данного словосочетания входят два имени существительных.

Кроме того, суды апелляционной и кассационной инстанций указали на отсутствие графического сходства, поскольку словесные элементы выполнены различным шрифтом.

Однако, делая указанные выводы, суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что слово "Ласточка" и изображения ласточек в заявленном обозначении занимают наиболее сильную, определяющую позицию, с которой начинается восприятие потребителем всего комбинированного обозначения.

Роспатент пришел к выводам, что заявленное обозначение сходно в целом с противопоставленными товарными знаками благодаря общему зрительному впечатлению, обусловленному их близким композиционным построением.

Товарные знаки общества "Рот Фронт" в отношении кондитерской продукции обладают существенной различительной способностью, являются одними из наиболее популярных конфет в России с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у общества серии товарных знаков с указанными словесным и изобразительным элементами, а также длительность использования этих знаков на товарном рынке России.

Заявка предприятия "РОШЕН" на регистрацию обозначения "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" в отношении однородных товаров направлена на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции общества "Рот Фронт".

Добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды апелляционной и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О наличии опасности смешения свидетельствуют имеющиеся в материалах дела данные социологических опросов.

При названных обстоятельствах судебные акты апелляционной и кассационной инстанций нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. При дальнейшем рассмотрении Постановлением от 18 июня 2013 г. N 2050/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановил Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22.01.2013 по делу N А40-9614/12-27-117 Арбитражного суда г. Москвы отменить. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2012 оставлено без изменения.