Вопрос 368

Если коммерческое обозначение введено в оборот значительно ранее, чем средство индивидуализации истца, применим ли к такому спору подход, именуемый в патентном праве правом преждепользования?

Ответ.

Применим, что подтвердил ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 5 марта 2013 г. по делу N А43-15155/2012.

ООО "Бистро Пронто" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Полудину О.Б. (далее - Предприниматель) о прекращении использования товарного знака (слово "пронто") в коммерческой деятельности, об обязании удалить товарный знак из всех материалов, связанных с коммерческой деятельностью (рекламных материалов на бумажных носителях и с сайта в сети Интернет), и о взыскании 2500000 рублей.

Исковые требования основаны на статьях 8, 12, 1515 ГК РФ и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует в коммерческой деятельности слово "Pronto", которое сходно до степени смешения с товарным знаком, правами на который обладает истец.

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 31.08.2012, оставленным без изменения Постановлением суда апелляционной инстанции от 20.11.2012, отказал в удовлетворении исковых требований. Суд посчитал, что спорное словесное обозначение "Pronto PIZZA e PASTA" используется Предпринимателем в качестве коммерческого обозначения и введено в оборот значительно ранее, чем средство индивидуализации истца. Кроме того, суды посчитали, что обозначения истца и ответчика имеют существенные различия в написании, что исключает смешение этих обозначений у потребителей, в связи с чем отказали в удовлетворении исковых требований.

Не согласившись с данными судебными актами, общество обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и Постановление в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Как видно из документов и установил суд, общество является правообладателем исключительного права на товарный знак "PRONTO" в отношении товаров (услуг) 43-го класса МКТУ, что подтверждается свидетельством от 31.07.2008 N 356127 с датой приоритета от 23.05.2007, срок действия до 23.05.2017.

Предприниматель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя 22.04.2003, осуществляя деятельность в сфере ресторанов и кафе, использует в деятельности словосочетание "Pronto PIZZA e PASTA". Данное коммерческое обозначение было разработано Кулыгиным Максимом Львовичем (автор) в рамках авторского договора от 31.05.2004 N 32/2004 и передано Предпринимателю по акту приема-передачи от 31.07.2004.

Кроме того, согласно письму регистратора доменных имен - ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 05.07.2012 N 1616-с, Предприниматель является администратором доменного имени "prontopizza.ru" с даты регистрации домена - 23.08.2004.

Общество посчитало, что использование Предпринимателем в коммерческой деятельности слова "Pronto" нарушает его исключительные права на товарный знак, и обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды установили, что Предприниматель использует спорное коммерческое обозначение с 31.07.2004, то есть с момента получения результата интеллектуальной деятельности по авторскому договору, а доменное имя "prontopizza.ru" с даты регистрации домена - 23.08.2004, в то время как товарный знак "PRONTO" имеет дату приоритета 23.05.2007. Кроме того, суд апелляционной инстанции сравнил товарный знак истца и коммерческое обозначение Предпринимателя и, приняв во внимание их различное графическое изображение, счел, что они не похожи друг на друга, в целом каждое средство индивидуализации воспринимается по-разному, что исключает опасность их смешения.

С учетом приведенных норм права и оценки доказательств суды правомерно указали на отсутствие у истца права запрещать использование спорного обозначения лицу, которое добросовестно использовало коммерческое обозначение до даты приоритета товарного знака. Данные обстоятельства свидетельствуют об обоснованности отказа в удовлетворении заявленных исковых требований.

Довод заявителя о возможности применения понятия "преждепользование" лишь в институте патентного права основан на неверном толковании норм права, а потому отклоняется судом округа.

Ссылка общества на тот факт, что оно как юридическое лицо зарегистрировано с 27.11.2000 и с этого же времени использует слово "пронто" в своем наименовании, не принимается окружным судом во внимание, поскольку данный факт касается фирменного наименования истца, за защитой прав на которое он не обращался.

Аргумент заявителя о неправомерном выводе суда апелляционной инстанции об отсутствии смешения товарного знака и коммерческого обозначения, сделанном без привлечения эксперта, отклоняется судом округа в силу следующего.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Применяя по аналогии позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, суд апелляционной инстанции оценил словесное обозначение товарного знака истца и коммерческое обозначение ответчика с позиции рядового потребителя и посчитал, что они не схожи до степени смешения и не способны ввести в заблуждение потенциальных потребителей.