Вопрос 125

Всегда ли несанкционированное использование охраняемого словесного обозначения из комбинированного товарного знака будет расцениваться как правонарушение?

Ответ.

Отнесение отдельного элемента, в т.ч. словесного, комбинированного товарного знака к охраняемым не является безусловным основанием для признания такого товарного знака использованным при сравнении с этикеткой товара, в которой также использован этот же словесный элемент.

Пример подобной ситуации представлен в Постановлении ВАС РФ от 25.03.2008 N 16744/07. ООО "Джина" обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к ООО "Кировский хладокомбинат" о запрете использовать словесный элемент "Мальвина", сходный до степени смешения с товарным знаком истца, на упаковке выпускаемой хладокомбинатом продукции (мороженого).

Решением Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 исковые требования удовлетворены полностью в части запрещения использования слова "Мальвина", уничтожения упаковочного материала с этим словом, судебных издержек и частично в части взыскания денежной компенсации.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.05.2007 решение отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа Постановлением от 04.09.2007 Постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

Президиум ВАС РФ считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно свидетельству от 06.04.2006 N 304323 на имя общества с приоритетом от 13.04.2004 зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом "Мальвина", с изображением цветка (розы), а также с указанием правообладателя (ООО "Джина") в отношении товаров класса 30 МКТУ (йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое). При этом указано, что все слова, буквы, цифры, кроме слов "Мальвина", "Джина", являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Хладокомбинат использует словесный элемент "Мальвина" на упаковках производимого им мороженого. Общество, считая использование товарного знака без разрешения правообладателя нарушением исключительного права, обратилось в арбитражный суд с названными исковыми требованиями.

Возражая против исковых требований, хладокомбинат не отрицал факта использования на упаковке мороженого слова "Мальвина", причем еще с 1991 года, но считал, что такое использование не нарушает прав общества, поскольку между двумя словесными элементами нет сходства, которое может вызвать смешение.

Суд первой инстанции установил, что слово "Мальвина" является охраняемым элементом товарного знака, и сделал вывод, что, несмотря на различия в изобразительном оформлении и шрифтовом написании этого слова в товарном знаке и на упаковке мороженого, словесный элемент, используемый хладокомбинатом, сходен до степени смешения со словесным элементом зарегистрированного товарного знака, в связи с чем признал действия хладокомбината нарушением исключительного права общества на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о наличии сходства, которое может привести к смешению между словесным элементом товарного знака и словесным элементом, используемым хладокомбинатом на упаковке мороженого, поскольку оценивал комбинированный товарный знак и упаковку мороженого в целом и установил большое количество различий не только в написании слова "Мальвина", но и в остальных охраняемых элементах товарного знака и элементах упаковки мороженого (в графическом изображении, цветовом сочетании и др.). Поэтому суд не нашел оснований для привлечения торгового дома к ответственности за незаконное использование товарного знака, установленной статьей 46 Закона о товарных знаках.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Данные выводы судов апелляционной и кассационной инстанций соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Судами апелляционной и кассационной инстанций установлено, и это не оспаривается участниками спора, что хладокомбинат использует на упаковке произведенной им продукции обозначение, не тождественное комбинированному товарному знаку общества.

Визуальные (графические) отличия охраняемого словесного элемента "Мальвина" товарного знака и словесного элемента, используемого хладокомбинатом на упаковке мороженого, и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Президиум ВАС РФ учитывает, что хладокомбинат до даты приоритета товарного знака производил продукцию под обозначением с использованием словесного элемента "Мальвина". Такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось еще в 1991 году. Также учитывается, что Роспатент предоставил правовую охрану товарных знаков, содержащих слово "Мальвина", в отношении однородных товаров не только обществу, но и другим лицам.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было оснований для признания действий ответчика нарушающими права истца, и обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.