Вопрос 60

В каких случаях используется критерий однородности товаров (услуг) при рассмотрении заявок и возражений в Роспатенте и судах?

Ответ.

В нормах четвертой части ГК РФ понятие "однородность" товаров упоминается в трех ситуациях. Условно назовем их тремя "китами", на которые может опираться правообладатель зарегистрированного товарного знака, будучи полноправным участником рыночных отношений.

Первым "китом", на который может смело опираться правообладатель, является норма права (п. 3 ст. 1484 ГК РФ), согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании данной нормы правообладатель вправе запретить другим лицам использовать сходные с его товарным знаком обозначения при одновременном соблюдении условий:

- установлено использование тождественных или однородных товаров;

- установлено, что при использовании возникнет вероятность смешения в отношении индивидуализации лиц - производителей товаров.

Опубликовано достаточно большое число судебных решений, базирующихся на данной норме права, и собственно именно в этом состоит главное право правообладателя, активно позиционирующего на рынке собственные товары и не допускающего недобросовестную конкуренцию.

Вторым "китом", на который также может опираться правообладатель, является норма права (подпункты 2, 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В данной ситуации правообладатель использует свой товарный знак в качестве противопоставления регистрации, имеющей более поздний приоритет, для прекращения ее действия. Сайт Роспатента насыщен решениями (большинство из них поддержано судами различных инстанций), прекращающими действие регистраций по указанным основаниям.

Всем известно нашумевшее дело по возражению против регистрации товарного знака "AMRO Невское" по свидетельству N 241119 (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06), перевернувшее многие представления об однородности товаров в контексте законодательства о товарных знаках, и мы не будем к нему возвращаться. Хотя нельзя не отметить, что посылы данного судебного решения к месту и без оного стали использоваться экспертизой значительно активнее и шире.

Не менее интересно в отношении оценки однородности услуг дело N А40-28420/07-133-185 (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2008 г. N 09АП-890/2008-АК), в котором некоторые услуги отнесены к однородным, так как являются сопутствующими тем видам деятельности, которые указаны в противопоставлении.

Суд поддержал решение Палаты по патентным спорам о том, что услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству N 281264: бронирование билетов на спектакли; сочинение музыки; субтитрование; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи, однородны услугам противопоставленного товарного знака: телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу), поскольку относятся к услугам одного рода, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, могут оказываться в процессе предоставления услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. При этом развлекательные телевизионные передачи, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу) однородны услугам противопоставленного товарного знака, поскольку они являются сопутствующими, так как при подготовке радио- и телевизионных программ, а также в процессе проведения развлечений (шоу) оказываются услуги по формированию цифрового изображения и фотографированию. Такие услуги, как "сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров", оказываются при подготовке радио- и телевизионных программ, являются неотъемлемой частью самого процесса создания развлекательных мероприятий (шоу), радио- и телепрограмм. Более того, развлечение является родовым понятием по отношению к услугам оспариваемого товарного знака "сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров". Таким образом, "развлечение (шоу)" является комплексной услугой, включающей в себя в том числе услуги оспариваемого товарного знака - сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров, фотографирование.

Третьим "китом", на которого может опираться правообладатель, являются нормы права, изложенные в п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ, но вот именно они не должны создавать иллюзий о допустимости применения в данной ситуации доктрины однородности товаров.

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ:

"1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку".

Обратим внимание на текст в п. 2, содержание которого включает определение условия использования товарного знака. Во-первых, использование товарного знака является следствием реализации исключительного права на товарный знак путем его размещения на товарах и иным образом. Перечень возможных форм использования товарного знака представлен в подпунктах 1 - 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, но при этом в первом абзаце п. 2 этой статьи однозначно указано, что речь идет о товарах, на которые распространяется действие регистрации:

"Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака..."

На однородные товары нет и намека, указаны только товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Во-вторых, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, никак не связано с видами товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, что также исключает какую-либо возможность оперирования однородностью товаров.

Таким образом, третий "кит" позволяет правообладателю доказать использование своего товарного знака, только если будут представлены сведения об использовании товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но во внимание не могут приниматься сведения об использовании однородных товаров независимо от толкования понятия "однородный товар" <31>.

--------------------------------

<31> Понятие "однородный товар" имеет разное толкование, зависящее от области его использования. В товароведении и материаловедении используется принцип подчинения род-вид, в законодательстве о товарных знаках - в том числе возможность введения в заблуждение потребителей и т.п.

Иными словами, два первых "кита" позволяют правообладателю охватить исключительным правом с запретительной функцией более широкую сферу рынка с учетом широкого толкования однородности товаров, а третий "кит" обязывает правообладателя представлять в свою защиту доказательства использования товарного знака в отношении только тех товаров, на которые непосредственно распространяется полученная регистрация.

В последнем случае правообладатель, конечно, может прибегать к доказательству использования товаров, однородных с теми, которые указаны в регистрации, но только в контексте толкования понятия "однородность" как подчинение товаров по принципу род-вид и без какой-либо аргументации в отношении общего круга потребителей и условий реализации. Например, указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как кондитерские изделия, позволяет правообладателю представить в качестве доказательства сведения об использовании товарного знака на упаковках конфет. А указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как конфеты, не позволяет правообладателю в качестве доказательства использования товарного знака представить сведения об использовании товарного знака на упаковках печенья. Конечно, представить он их может, но нормы Кодекса не позволяют их принять в качестве надлежащих доказательств.

Может сложиться мнение, что в нормах по неиспользованию товарного знака ошибочно пропущена возможность представления доказательств использования однородных товаров, однако это не так. Законодатель еще в Законе о товарных знаках исходил из следующих взаимоувязанных принципов:

- в интересах рынка правообладатель должен использовать товарный знак в отношении тех товаров, которые указаны в регистрации, а при его неиспользовании в отношении именно этих товаров регистрация может быть прекращена досрочно;

- в интересах правообладателя закон, предоставляя исключительное право, охраняет монополию, полученную правообладателем, и препятствует третьим лицам использовать или регистрировать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя и способные ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или их изготовителей, в том числе в отношении однородных товаров.

И последнее замечание, связанное с "доктриной" однородности товаров. Одним из подтверждений невозможности ее произвольного расширительного толкования может служить спор в отношении регистрации товарного знака N 266984 "Русская горка", фабула которого состояла в следующем.

В 2005 г. Федеральная антимонопольная служба России вынесла решение о признании недобросовестной конкуренцией приобретение и использование исключительного права на данный товарный знак в отношении алкогольных продуктов по 33 классу МКТУ. Получив данное решение, Роспатент направил в ФАС России запрос, содержание которого не опубликовано, но из судебного дела следует: Роспатент интересовало мнение ФАС России о возможности признания недобросовестной конкуренции не только в отношении алкогольной продукции по 33 классу, но и в отношении товара - пиво по 32 классу, который Роспатент периодически считает однородным с алкогольным продуктом - водка. Это само по себе весьма спорно, если, конечно, не исходить из позиции, что у нас еще принято водку запивать пивом под лозунгом "Водка без пива - деньги на ветер".

Получив ответ из ФАС России, Роспатент, правомерно признав регистрацию недействительной в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки), по своей инициативе также признал регистрацию недействительной в отношении товара - пиво, посчитав, что обладает правом самостоятельно расширить круг товаров до однородных (по его мнению). При этом Роспатент опирался не на решение ФАС России, а на письмо, содержащее существенное изменение резолютивной части решения, вынесенного комиссией ФАС России.

Суд пришел к выводу, что анализ текста решения ФАС России свидетельствует о том, что вопрос недобросовестной конкуренции в отношении товара - пиво - комиссией ФАС не исследовался. Было отмечено, что разъяснения по решениям, принятым ФАС России, даются только комиссией, принявшей ранее соответствующее решение, и должны иметь форму определения. В итоге суд пришел к выводу о признании незаконными действий Роспатента в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 266984 в отношении товара - пиво - и обязал Роспатент совершить действия по восстановлению прав ООО "Ариона-Сервис" на товарный знак по свидетельству N 266984 в отношении товара 32 класса МКТУ - пиво.

Решение было поддержано в судебных инстанциях. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим Определением от 17 декабря 2007 г. N 11490/07 отказал Роспатенту в передаче дела в Президиум ВАС РФ, отметив, в частности, следующее: "Довод Роспатента о том, что в соответствии со ст. 28 Закона о товарных знаках он может самостоятельно принять решение об аннулировании регистрации товарного знака в отношении однородных товаров, отвергнут судами со ссылкой на превышение полномочий, так как основанием для прекращения охраны товарного знака является решение компетентного антимонопольного органа".