Вопрос 331

Как при разрешении спора оцениваются предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений?

Ответ.

Оцениваются в зависимости конкретных обстоятельств дела. Такая ситуация рассмотрена в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 февраля 2013 N ВАС-15187/12.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" апелляционный суд применил подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с указанной нормой денежная компенсация за нарушение права истца на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года в размере 1346597926 руб. 64 коп. исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Судами отклонен довод ответчика о том, что он осуществлял использование товарных знаков в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ под контролем истца, поскольку доказательств, подтверждающих согласие правообладателя на использование товарных знаков ответчиком, не представлено.

Однако, делая указанные выводы, суды не учли разъяснения, изложенные в абзаце 2 пункта 23 Постановления Пленума N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом, вина ответчика в нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Имеющимися в деле доказательствами (выписка из ЕГРЮЛ от 23.09.2011 N 340АС) подтверждается, что ответчик является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс".

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" являлся Шульга Д.А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что общество "Телеросс" не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевещания и услуги доступа в Интернет.

Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 N 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе ответчику (пункт 3.1).

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу N А42-9121/2010.

Таким образом, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений, не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Однако судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

ВАС РФ определил передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А42-5522/2011 Арбитражного суда Мурманской области для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Мурманской области от 11.03.2012 по делу N А42-5522/2011, Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2012 по тому же делу.