Вопрос 87

Можно ли взыскать через суд вознаграждение за использование товарного знака по лицензионному договору, не зарегистрированному в Роспатенте?

Ответ.

Позиция судов по данному вопросу иллюстрируется Постановлением ФАС МО от 14.05.2010 N КГ-А40/3841-10 по делу N А40-131747/09-110-922.

ООО "Русский охотничий стиль" обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Р.О.С. ХАНТЕР" о взыскании 125088 руб., составляющих: 96000 руб. - сумма вознаграждения за использование товарного знака по лицензионному договору и дополнительному соглашению к нему от 01.11.2008, 29088 руб. - пеня за просрочку уплаты денежных средств.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 ноября 2009 года в иске ООО "Русский охотничий стиль" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2010 года указанное решение оставлено без изменения.

Суд установил, что лицензионный договор от 01.11.2008 не зарегистрирован в Роспатенте, в связи с чем в соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации не считается заключенным. Отсутствие заключенного между сторонами зарегистрированного в Роспатенте договора явилось основанием для отказа в иске о взыскании вознаграждения.

Вопрос 88.

Как регулируется параллельный импорт оригинальных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя?

Ответ.

Параллельный (или "серый") импорт как термин используется в отношении товаров, на которые нанесены охраняемые товарные знаки, но в широком смысле проблема параллельного импорта в равной мере касается любой продукции, в которой использованы иные объекты интеллектуальной собственности, в том числе охраняемые изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Полного единообразия в разрешении данного вопроса пока нет, но тенденция может иллюстрироваться в судебных решениях, отказавших таможне в праве пресекать ввоз оригинальных товаров.

Позиция судов, разрешающих параллельный импорт при ввозе оригинальных товаров, основана на Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10458/08 Москва 3 февраля 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел заявление ООО "Генезис" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 по делу N А40-9281/08-145-128 и Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 по тому же делу.

Центральная акцизная таможня (далее - таможня) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ООО "Генезис" к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания "Порше АГ" (Германия) (далее - компания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 заявление таможни удовлетворено, с общества взыскано 30000 рублей административного штрафа с конфискацией автомобиля марки "PORSCHE CAYENNE S".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 решение оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм права, и отказать таможне в удовлетворении заявленного требования.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами, 28.10.2007 через Выборгскую таможню согласно внешнеторговому контракту от 10.03.2007 N 001/07 и инвойса N 05/07/07-RTXO13 обществом ввезен автомобиль марки "PORSCHE CAYENNE S" в состоянии, не пригодном для эксплуатации, заявленный 17.12.2007 к таможенному оформлению по грузовой таможенной декларации N 10009070/171207/0003120.

В таможню с заявлением о нарушении права на товарный знак 19.12.2007 обратилось общество с ограниченной ответственностью "Порше Руссланд", являющееся владельцем исключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации товарных знаков "PORSCHE" и "CAYENNE", зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

По данному факту таможней вынесено Определение от 21.12.2007 N 10009000-1347/2007 о возбуждении дела об административном правонарушении, проведено административное расследование, по результатам которого составлен протокол от 21.02.2008 об административном правонарушении.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения таможни в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

Удовлетворяя требование таможни, суды исходили из положений части 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и пришли к выводу о том, что за ввоз товара на территорию Российской Федерации, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя общество подлежит привлечению к ответственности, установленной статьей 14.10 КоАП РФ.

Однако судами не учтено, что в соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ на юридических лиц может быть наложен административный штраф - от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В данном случае автомобиль марки "PORSCHE CAYENNE S", являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

- решение Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 по делу N А40-9281/08-145-128 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 по тому же делу отменить;

- Центральной акцизной таможне в удовлетворении заявления о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Генезис" к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отказать.

Позиция, выраженная в вышеприведенном Постановлении Президиума ВАС РФ, стала применяться всеми арбитражными судами, и в качестве примера приведем извлечение из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2009 N 09АП-14602/2009-ГК по делу N А40-2250/09-51-27.

Компания Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО "АВТОлогистика" о запрещении ответчику осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками KYB и KAYABA, предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории России или хранить с этой целью товары, маркированные товарными знаками KYB и KAYABA.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2009 по делу N А40-2250/09-51-27 в удовлетворении требований, заявленных истцом, отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленного иска.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, ответчик, осуществив ввоз указанных выше товаров - амортизаторов, маркированных товарными знаками "KYB"/"KAYABA", на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, нарушил исключительное право истца на принадлежащие ему товарные знаки, в связи с чем названный товар, являющийся контрафактным, подлежит изъятию из оборота и уничтожению.

Истец также полагает, что действия ответчика по размещению товарного знака KAYABA в предложениях о продаже товаров на интернет-сайте www.emex.ru являются незаконными и нарушают исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак.

Представитель компании Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) утверждает, что в отношении указанных выше товаров не наступило исчерпания исключительного права на товарный знак, так как они не были введены в оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, вследствие чего основания для освобождения ООО "АВТОлогистика" от ответственности в порядке ст. 1487 ГК РФ отсутствуют.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта.

Установлено, что истец - компания Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) является правообладателем товарных знаков "KYB" и "KAYABA" по свидетельствам N 212852 и N 208685 в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг: амортизаторы для автомобилей, системы подвесок для транспортных средств.

Как видно из материалов дела, ответчик - ООО "АВТОлогистика" - ввез на территорию Российской Федерации товары - амортизаторы, маркированные товарными знаками "KYB"/"KAYABA". Кроме того, ответчик на интернет-сайте www.emex.ru предлагает к продаже амортизаторы, маркированные указанными выше товарными знаками, правообладателем которых является истец.

Истец утверждает, что ответчик, осуществив ввоз указанных выше товаров - амортизаторов, маркированных товарными знаками "KYB"/"KAYABA", на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, а также предлагая названные выше товары к продаже, нарушил исключительное право истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения Компании Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу о недоказанности истцом нарушений ответчиком его исключительных прав на указанные выше товарные знаки и принял решение об отказе в удовлетворении заявленного иска.

По мнению судебной коллегии, данные выводы суда первой инстанции соответствуют требованиям действующего законодательства и являются правомерными.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из п. 1 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - это обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить товары, производимые одним лицом, от аналогичных товаров, производимых другими лицами.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ: путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, и т.п.

Таким образом, из содержания положений п. 2 ст. 1484 ГК РФ следует, что под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по незаконному размещению (воспроизведению) товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации.

Данное положение соответствует и понятию контрафактных товаров, содержащихся в п. 1 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное до степени смешения обозначение.

Между тем истец в процессе судебного разбирательства не оспаривал, что вышеуказанные ввезенные на территорию Российской Федерации товары, а также товары, предлагаемые ответчиком к продаже на интернет-сайте www.emex.ru, являются оригинальными товарами, маркированными самим правообладателем товарных знаков "KYB" и "KAYABA".

Указанные выше обстоятельства обоснованно приняты судом первой инстанции как основания, свидетельствующие об отсутствии нарушения прав истца действиями ответчика, осуществившего ввоз поименованных выше товаров, маркированных товарными знаками "KYB"/"KAYABA".

Истец полагает, что единственным установленным законом ограничением исключительного права на товарный знак является принцип исчерпания, закрепленный в ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, а поскольку компания Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) никогда не разрешала ни ввозить на территорию России товары, маркированные вышеназванными товарными знаками, ни размещать данные товары в сети Интернет, указанные выше действия ответчика свидетельствуют о нарушении исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Однако, как установлено материалами дела и не оспаривается истцом, ответчиком осуществлен ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот на территории другого государства на законных основаниях с согласия правообладателя, что свидетельствует об исчерпании исключительного права истца на товарные знаки.

Таким образом, ввоз оригинальных товаров, произведенных, маркированных охраняемым в Российской Федерации товарным знаком и введенных в гражданский оборот самим правообладателем (или с его согласия), законно и возмездно приобретенных ответчиком на вторичном рынке вне территории Российской Федерации, а также - предложение данных товаров ответчиком к продаже на интернет-сайте www.emex.ru, не является нарушением исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба компании Каяба Коге Кабусики Кайся (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.