Промышленной собственности и на средства индивидуализации 4 page

Единственным случаем одновременного использования одного коммерческого обозначения разными лицами для индивидуализации разных предприятий, функционирующих в одной сфере деятельности, является заключение договора коммерческой концессии. Поскольку по условиям данного договора пользователь как бы включает свое предприятие в систему предприятий правообладателя (как говорят, "под его зонтик"), в этом случае вполне допустимо использование коммерческого обозначения как прежним, так и новым правообладателем.

§ 6. Обязательства из договоров о распоряжении

исключительным правом на ноу-хау

1. Особенности договоров о распоряжении

исключительным правом на ноу-хау

В договорах о распоряжении исключительным правом на секрет производства особенно велик риск правообладателя, ибо любая передача ноу-хау существенно повышает возможность его раскрытия и, соответственно, прекращения правовой охраны. Для приобретателя (пользователя) затруднительно определение возможной коммерческой выгоды: ведь при грамотном ведении переговоров правообладателем сущность ноу-хау остается для приобретателя (пользователя) неизвестной, по крайней мере до момента заключения договора.

Как известно, ноу-хау традиционно признавалось такой информацией, в отношении которой возможна фактическая, а не юридическая монополия (в отличие, например, от изобретения), что означало отсутствие исключительного права на секрет производства. Поэтому и договорные обязательства по передаче ноу-хау рассматривались как обязательства по передаче конфиденциальной информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность. С введением в действие части четвертой ГК ситуация кардинально изменилась, поскольку закон признал на ноу-хау исключительное право. При распоряжении им теперь используются договорные формы, применяемые при распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности: договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК) и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК).

Договоры о распоряжении исключительным правом на ноу-хау следует отличать от договоров возмездного оказания услуг в форме обучения или консультирования. В последнем случае передаются сами знания, которые еще предстоит использовать на практике. При передаче исключительного права (предоставлении права использования) на секрет производства обеспечивается рациональное практическое применение таких знаний, формирование на их основе путем интеллектуальной деятельности сведений, имеющих коммерческую ценность <1>.

--------------------------------

<1> Хотя, как отмечалось Г. Штумпфом (Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 48), "часто трудно установить такое разграничение". Более того, во многих случаях консультирование может быть связано с предоставлением права использования каких-либо секретов производства лица, осуществляющего консультирование.

Основная специфика договоров, заключаемых по распоряжению секретом производства, состоит в постоянном поддержании конфиденциальности передаваемых по договору сведений под страхом прекращения их правовой охраны как ноу-хау. При этом сохранение конфиденциальности ноу-хау важно не только в период действия договора о его использовании (прежде всего лицензионного), но и на преддоговорной стадии, а также и после прекращения действия договора.

На стадии предварительных переговоров потенциальный приобретатель права использования (исключительного права) получает доступ к сведениям, составляющим ноу-хау либо наводящим на его содержание, с тем чтобы он мог убедиться в состоятельности секрета производства и в его ценности. Однако сообщенные ему сведения должны сохраняться в тайне, иначе велик риск того, что охрана ноу-хау будет прекращена по причине его раскрытия потенциальным приобретателем. В таких условиях часто заключается отдельное соглашение, в соответствии с которым потенциальный покупатель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации еще до заключения договора. В такое соглашение могут также включаться положения о признании приобретателем заинтересованности в приобретении секрета производства в связи с отсутствием необходимых разработок. Это может оказаться важным, поскольку еще на стадии переговоров приобретатель может установить сущность секрета производства и отказаться от заключения договора на том основании, что он якобы и так знал о тех сведениях, которые ему предоставил обладатель ноу-хау.

Аналогичным образом и после прекращения действия лицензионного договора лицензиат обязан не только прекратить использование ноу-хау, но и обеспечить сохранение конфиденциальности секрета производства, право на использование которого было ему предоставлено (абз. 2 п. 3 ст. 1469 ГК).

Равным образом лицо, распорядившееся своим исключительным правом на ноу-хау, также "обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства" (п. 2 ст. 1468 ГК). Использование ноу-хау правопредшественником в этом случае зависит от условий договора, который может и не предусматривать его после отчуждения.

Специфика рассматриваемых обязательств объясняется еще и тем, что зачастую они являются сопутствующими при передаче (предоставлении) исключительного права на другой объект "промышленной собственности" (в частности, на изобретение или полезную модель).

2. Понятие и содержание договоров

о распоряжении исключительным правом на ноу-хау

Условия договоров о распоряжении исключительным правом на секрет производства во многом аналогичны условиям таких же договоров, заключаемых в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК).

По свой юридической природе этот договор может быть реальным или консенсуальным; он относится к числу двусторонних и, как правило, возмездных, а также предпринимательских договоров.

Обязанностью отчуждателя (правообладателя) по такому договору является также передача приобретателю необходимых материалов и документов, объясняющих содержание ноу-хау и условия его применения, а также обеспечение ему необходимой технической поддержки.

По лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК).

Данный договор также может быть реальным или консенсуальным; он относится к числу двусторонних, как правило, возмездных и предпринимательских договоров.

Лицензиар по данному договору также обязан передать лицензиату необходимые материалы и документы, касающиеся содержания ноу-хау и условий его применения, и оказать лицензиату необходимую техническую поддержку.

Вознаграждение (платежи) по договору определяется исходя из различных факторов технического и коммерческого характера.

В лицензионном договоре может быть предусмотрено обязательство лицензиара по поставке необходимых для использования лицензиатом ноу-хау оборудования, узлов и материалов.

С учетом того что исключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока оно не раскрыто, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия (п. 2 ст. 1469 ГК). При заключении лицензионного договора без указания срока любая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую сторону не позднее чем за шесть месяцев. Договором этот срок может быть увеличен, но не уменьшен.

Лицензионный договор подлежит прекращению в случае раскрытия ноу-хау. При этом сторона, по вине которой было допущено нарушение конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, несет перед другой стороной ответственность за убытки, причиненные раскрытием ноу-хау.

§ 7. Обязательства из договора коммерческой концессии

1. Понятие франчайзинга

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) - новый для нашего гражданского права. Речь идет о возмездном приобретении одним предпринимателем (пользователем) у другого предпринимателя, обычно у коммерческой организации со сложившейся, хорошо известной потребителям деловой репутацией (правообладателя), права на использование принадлежащих ему средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, а также секретов производства (ноу-хау) и об оказании консультационной и иной организационной помощи, с тем чтобы товары и услуги пользователя выступали на рынке в таком же виде, как и аналогичные товары и услуги правообладателя.

Таким образом, предприниматель-пользователь в отношениях со своими контрагентами-потребителями выступает под маской правообладателя, оформляя результаты своей деятельности его атрибутикой, давно зарекомендовавшей себя на рынке соответствующих товаров или услуг. Своим клиентам он старается показать, что они приобретают товар или получают услугу, тождественную аналогичным результатам деятельности правообладателя, и по возможности даже подчеркнуть, что эту услугу им фактически оказывает сам правообладатель. В действительности же такой пользователь, оставаясь независимым участником оборота, осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность (хотя и под определенным контролем первоначального правообладателя).

Именно так, например, возникли действующие под вывеской известных компаний некоторые предприятия общественного питания (рестораны "Макдоналдс" и "Пицца Хат"), гостиничного хозяйства (отели "Шератон", "Хилтон", "Холидей Инн"), другие предприятия сферы обслуживания, производители многих пользующихся спросом потребительских товаров (обуви, одежды, бытовой техники и т.д.), нередко составляющие теперь объединенные соответствующей "вывеской" международные сети производителей или услугодателей. Обычно они являются не дочерними компаниями или филиалами правообладателя, а действующими под его вывеской отечественными (национальными) предпринимателями. Франчайзинг касается либо производства и сбыта товаров, либо оказания услуг. Обычно выделяют такие его разновидности, как производственный франчайзинг, сбытовой франчайзинг и франчайзинг в сфере обслуживания, а иногда также и торговый франчайзинг.

Такие отношения весьма выгодны их участникам. Первоначальный правообладатель не только расширяет границы своего влияния без каких бы то ни было дополнительных затрат (на открытие филиалов, создание совместных или дочерних компаний и т.п.), но и получает прибыль в виде платы от пользователя, а также возможность контроля за его производственно-коммерческой деятельностью. Последний же выходит на сложившийся рынок в форме уже известного, зарекомендовавшего себя потребителям производителя или услугодателя, не неся при этом расходов на рекламу и другие маркетинговые мероприятия, но используя сложившийся стабильный спрос на производимые правообладателем товары или оказываемые услуги. Поэтому франчайзинг характеризуют как "удачный союз умной головы и прилежной посредственности" <1>.

--------------------------------

<1> Medicus D. Schuldrecht II. Besonderer Teil. 9. Aufl. Munchen, 1999. S. 293.

Вместе с тем здесь возникает проблема защиты интересов потребителя (услугополучателя), которому необходимо обеспечить получение товаров или услуг такого же качества, как и производимых или оказываемых первоначальным правообладателем. Потребитель не должен страдать от подмены (замены) одного услугодателя другим, использующим чужую вывеску. Кроме того, соглашения участников франчайзинга могут содержать и некоторые условия по существу монополистического характера, прямо или косвенно ограничивающие конкуренцию на рынках сбыта соответствующих товаров или услуг <1>. Учет этих обстоятельств составляет основу законодательного регулирования института франчайзинга.

--------------------------------

<1> См., например: Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 140 - 142.

2. Понятие договора коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ГК).

По своей юридической природе данный договор является возмездным и двусторонним.

Необходимо подчеркнуть, что данный договор может использоваться исключительно в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем его сторонами могут быть лишь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК). Это один из немногих сугубо предпринимательских договоров. Поэтому к отношениям между его участниками применимы специальные правила ГК об обязательствах при осуществлении предпринимательской деятельности.

Предмет договора коммерческой концессии составляет, во-первых, комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые услуги (право на товарный знак или знак обслуживания), а также принадлежащие ему торговые, промышленные и иные предприятия (право на коммерческое обозначение) и используемые им секреты производства (ноу-хау). Договором может быть предусмотрено предоставление пользователю прав на использование других объектов "интеллектуальной собственности" правообладателя - изобретений, промышленных образцов, программ для ЭВМ и т.д. <1>.

--------------------------------

<1> Так, первый договор коммерческой концессии, зарегистрированный в российском патентном ведомстве в 1996 г., был заключен между компаниями "Колгейт Палмолив", США (правообладатель), и АО "Колгейт Палмолив", РФ (пользователь), и предусматривал предоставление прав на использование коммерческого обозначения и товарных знаков, а также 35 изобретений и 7 промышленных образцов (см.: Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2004. С. 702, автор главы - Л.А. Трахтенгерц).

Во-вторых, предметом договора обычно является также возможность использования принадлежащих правообладателю, но не составляющих объекта его исключительных прав деловой репутации и коммерческого опыта, в том числе в виде различной документации по организации и ведению предпринимательской деятельности <1>.

--------------------------------

<1> Некоторые авторы считают даже, что именно передача пользователю коммерческого опыта (в том числе в виде бизнес-систем правообладателей) и составляет существо франчайзинга (см.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2005. С. 251). Однако использование этого опыта не может осуществляться вне использования комплекса соответствующих исключительных прав, в связи с чем их противопоставление представляется необоснованным.

В-третьих, франчайзинг предполагает постоянное техническое и консультационное содействие пользователю со стороны правообладателя с целью обеспечения необходимого качества производимых им по договору (т.е. под маской правообладателя) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Российский закон, однако, не считает это условие обязательным, ставя его в зависимость от усмотрения сторон (п. 2 ст. 1031 ГК). Однако обязательной составной частью предмета концессионного договора в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК является инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением переданных ему правообладателем прав.

Таким образом, в концессионном договоре можно обнаружить элементы лицензионного договора (разрешение на использование объектов исключительных прав), договора об оказании возмездных услуг (консультативное и техническое содействие), договора простого товарищества (сотрудничество при исполнении договора для достижения общих предпринимательских целей) и даже договора купли-продажи (приобретение необходимой технической и деловой документации). Вместе с тем такой договор не содержит элементов представительства, комиссии или агентского договора, так как пользователь всегда действует не только от своего имени и за свой счет, но и в своих интересах, осуществляя самостоятельную предпринимательскую деятельность <1>. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) не относится и к числу смешанных (комплексных) договоров в смысле п. 3 ст. 421 ГК.

--------------------------------

<1> Как справедливо заметил Г.Е. Авилов, если дистрибьютор по агентскому (или комиссионному) договору получает от производителя товаров вознаграждение за их сбыт, то дистрибьютор по договору коммерческой концессии сам платит производителю за возможность работать под его фирмой (см.: Авилов Г.Е. Коммерческая концессия (гл. 54) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 554).

Не является он и разновидностью известных гражданскому праву договоров, на базе которых он развивался, в частности разновидностью лицензионного договора <1>. В отличие от последнего франчайзинг дает возможность использовать не один определенный объект "интеллектуальной собственности", а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Кроме того, в лицензионных отношениях фактический изготовитель или услугодатель (лицензиат) не вправе использовать коммерческое обозначение правообладателя (лицензиара), право на которое составляет необходимый элемент именно коммерческой концессии <2>. Поэтому применение к концессионному договору правил о лицензионном договоре допускается, только если оно не противоречит специальным правилам о нем и существу договора коммерческой концессии (п. 4 ст. 1027 ГК) <3>.

--------------------------------

<1> Такое мнение отстаивал, в частности, Г.Е. Авилов (см.: Гражданское право / Под ред. В.В. Залесского. М., 1998. Ч. 2: Обязательственное право. С. 578).

<2> Игнорирование этих обстоятельств приводит к ошибочной юридической квалификации соответствующих отношений в правоприменительной практике (см.: Трахтенгерц Л.А. Квалификация договора о предоставлении права на использование охраняемой коммерческой информации // Комментарий судебной практики / Под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2004. Вып. 10. С. 44 - 45).

<3> Подобно тому, как это, например, имеет место при применении норм о договоре подряда к договорам возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК). Подробнее об этом см. § 1 гл. 42 настоящего тома учебника.

Следовательно, в соответствии с ГК договор коммерческой концессии представляет собой самостоятельный вид гражданско-правового договора.

Концессионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности <1>. При несоблюдении этих требований такой договор признается ничтожным (п. п. 1 и 2 ст. 1028 ГК).

--------------------------------

<1> Эти функции в настоящее время осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, находящаяся в ведении Министерства образования и науки РФ.

3. Права и обязанности сторон договора

коммерческой концессии

Концессионный договор как предпринимательский всегда является возмездным. При этом он должен содержать конкретные условия определения и выплаты вознаграждения правообладателю. Закон допускает различные формы такого вознаграждения: разовые (паушальные) или периодические (роялти) платежи, отчисления (проценты) от выручки, наценки на оптовую цену товаров и т.п. (ст. 1030 ГК). Обычно используется сочетание этих способов, состоящее в единовременной выплате после заключения договора (своеобразная "входная плата" за присоединение к сети правообладателя) и в периодических выплатах оговоренной части прибыли (отчислений от выручки). Вместе с тем вознаграждение в рассматриваемом договоре не может устанавливаться в соответствии с общим правилом п. 3 ст. 424 ГК, а является его существенным условием, которое стороны обязаны согласовать.

Существенными условиями концессионного договора являются также императивно сформулированные законом обязанности правообладателя (п. 1 ст. 1031 ГК). К ним относятся, во-первых, обязанность передать пользователю документацию и иную информацию, необходимую для осуществления предоставленных ему прав; во-вторых, обязанность проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

На правообладателя возлагаются и другие обязанности, если, однако, иное прямо не предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 1031 ГК). В их число включены:

- обязанность обеспечить государственную регистрацию договора;

- обязанность оказывать постоянное техническое и консультативное содействие пользователю;

- обязанность контролировать качество товаров и услуг, производимых или оказываемых пользователем на основании договора.

Перечисленные обязанности сформулированы диспозитивным правилом закона и не относятся к числу существенных условий договора. Они, следовательно, могут и отсутствовать в конкретном договоре, а регистрация договора (например, с иностранным правообладателем) может даже стать обязанностью пользователя.

Императивно сформулированные законом обязанности пользователя также являются существенными условиями концессионного договора. В соответствии со ст. 1032 ГК к ним относятся:

обязанность использовать коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации строго определенным в договоре способом;

- обязанность не разглашать ноу-хау и иную конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от правообладателя;

- обязанность обеспечить соответствие качества производимых товаров или оказываемых услуг качеству аналогичных товаров или услуг, производимых или оказываемых правообладателем;

- обязанность соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение такого соответствия;

- обязанность оказывать потребителям дополнительные услуги, которые предоставляет своим потребителям правообладатель;

- обязанность информировать потребителей очевидным для них способом об использовании средств индивидуализации правообладателя в силу концессионного договора.

Кроме того, пользователь обязан уплачивать правообладателю обусловленное договором вознаграждение. По соглашению сторон на пользователя могут быть возложены и иные обязанности.

Концессионный договор может предусматривать определенный срок использования полученных от правообладателя прав либо заключаться без указания срока. Следовательно, срок не относится к числу его существенных условий.

4. Коммерческая субконцессия

По концессионному договору возможно установление обязанности пользователя по предоставлению оговоренному числу других предпринимателей разрешения на использование на определенных условиях полученного от правообладателя комплекса прав или его определенной части (субконцессия).

По условиям конкретного договора предоставление субконцессии может быть как обязанностью пользователя, так и его правом (п. 1 ст. 1029 ГК).

С помощью субконцессий правообладатель еще более расширяет свою сферу влияния на соответствующем рынке, создавая целые сети своих сбытовых или торговых организаций и управляя ими. Поэтому он может быть заинтересован в выдаче субконцессий. Первичный же пользователь в этом случае берет на себя дополнительные организационно-управленческие функции в отношении субконцессионеров и еще теснее связывается с первоначальным правообладателем.

К субконцессионному договору по общему правилу применяются нормы о договоре коммерческой концессии (п. 5 ст. 1029 ГК). Это касается прежде всего содержания (существенных условий), оформления и государственной регистрации такого договора. Договор субконцессии зависит от основного концессионного договора. Поэтому срок субконцессии не может превышать срок действия основного концессионного договора, а недействительность последнего влечет безусловную недействительность субконцессионного соглашения (абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1029 ГК).

Вместе с тем традиционные правила о заключении субдоговоров в отношениях коммерческой концессии подвергаются некоторым изменениям. Во-первых, в случае досрочного прекращения концессионного договора (заключенного на срок) либо расторжения такого договора (заключенного без указания срока) в заключенном на его основе субконцессионном договоре возможна замена вторичного правообладателя (пользователя по основному концессионному договору) основным правообладателем (п. 3 ст. 1029 ГК). Ведь последний обычно заинтересован в сохранении концессионных отношений. Иначе говоря, здесь допускается замена кредитора по субдоговору кредитором по основному договору <1>. Замена, разумеется, исключается в случае отказа самого правообладателя от принятия на себя прав и обязанностей стороны по такому договору либо в случае запрета такой замены основным концессионным договором.

--------------------------------

<1> Такая перемена кредитора в обязательстве принципиально отличается от личной суброгации - платежа со вступлением в права кредитора, предусмотренной п. 2 ст. 313 ГК (см. п. 6 § 3 гл. 29 настоящего тома учебника).

Во-вторых, за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей (по субконцессионным договорам), его контрагент-пользователь (по основному концессионному договору) по общему правилу отвечает субсидиарно с субконцессионерами (п. 4 ст. 1029 ГК), если только иное прямо не предусмотрено концессионным договором. В обычных субдоговорах (субаренды, субподряда и т.п.) первоначальный должник остается полностью ответственным перед кредитором за действия "субдолжников" - третьих лиц.

Это объясняется тем, что предметом концессионных договоров являются абсолютные по природе исключительные права, ненадлежащее осуществление которых во многих случаях причиняет вред непосредственно первоначальному правообладателю, остающемуся неизменным субъектом этих прав. Речь, в частности, идет о ситуациях, когда в результате деятельности указанных пользователей причиняется вред деловой репутации правообладателя, сокращается спрос на его товары или услуги и т.п. Поэтому основную ответственность за нарушение таких прав несет непосредственно субконцессионер. Вместе с тем и пользователь, переуступивший право на использование исключительных прав, не исключается вовсе из общей цепочки правоотношений, о чем свидетельствует субсидиарный характер его ответственности.

5. Ограничения прав сторон по договору

коммерческой концессии

Концессионный договор может предусматривать конкретный объем использования полученных пользователем от правообладателя исключительных прав и коммерческой информации (например, по стоимости или количеству произведенных товаров или оказанных услуг, использованию их на одном предприятии или на определенном их количестве и т.п.), причем с указанием или без указания территории использования (например, торговля определенным видом товаров или оказание соответствующих услуг только в данном регионе). Такого рода ограничения предпринимательской деятельности, вытекающие из договорных условий, будучи, по сути, ограничениями конкуренции на соответствующем рынке, не могут нарушать запреты антимонопольного законодательства <1> и должны исключать цели монополизации определенного рынка или ограничения доступа определенных потребителей к товарам и услугам.

Date: 2015-09-24; view: 411; Нарушение авторских прав