Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

Если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Однако сохраняется применение статьи 10.bis".

Прочитать-то мы прочитали, но определить, о каком товарном знаке США, "зарегистрированном" 22.04.2008, идет речь, лично я понять не смог. И причины такого непонимания состоят в том, что в решении суда, видимо, допущена опечатка, а точнее - некорректное использование в данной ситуации вполне определенного для специалистов понятия - "зарегистрированный" <16> - в отношении товарных знаков, т.к. такого товарного знака "W", именно "зарегистрированного" в США 22.04.2008, не установлено.

--------------------------------

<16> Нельзя путать "зарегистрированный" товарный знак с "заявленным" товарным знаком.

Но было установлено, что дата 22.04.2008 указана в качестве даты подачи национальной американской заявки, на основе которой в дальнейшем была подана международная заявка N 965454 с расширением охраны в отношении России, которая была предоставлена Роспатентом 03.03.2010 (знак изображен ниже).

Установлено также, что существует другой действующий товарный знак США N 3615406, зарегистрированный как минимум в отношении услуг гостиниц и мотелей, и он зарегистрирован не 22.04.2008, а 05.05.2009, а первая дата также является датой подачи заявки в Патентное ведомство США (знак изображен ниже).

Вот именно начиная с этого момента нужно обратить внимание на следующие фактические обстоятельства, которые позволяют оценить объективность решений экспертизы ФИПС и экспертизы ППС.

Решение об отказе в регистрации вынесено экспертизой ФИПС 18.08.2008, т.е. до даты регистрации двух вышеупомянутых товарных знаков США N 3615406 и N 3585857, что даже гипотетически не позволяло при экспертизе в ФИПС заявки N 2006724703/50 применить статью 6.quinquies Парижской конвенции.

Но на этапе ППС решение об отказе в регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50 вынесено 04.09.2009, т.е. после того, как американский товарный знак, который заявитель полагает базовым для подачи международной заявки N 965454, уже был зарегистрирован в США, а именно 10.03.2009.

Формально в ППС могли хотя бы рассмотреть и оценить вопрос о применении статьи 6.quinquies Парижской конвенции, но только в случае, если бы этот вопрос и основания были сформулированы в поданном возражении. Однако, судя по содержанию решения Роспатента (ППС), в возражении таких доводов нет, и вывод этот сделан на том основании, что в решении Роспатента (ППС) даже не упоминаются столь существенные для разрешения спора вопросы.

Суды апелляционной и кассационной инстанций применили статью 6.quinquies Парижской конвенции только в 2010 году и приняли при этом во внимание фактические обстоятельства, подтверждающие уже состоявшуюся регистрацию знака по американской заявке на момент вынесения отказного решения Роспатента (ППС), не обращая никакого внимания на отсутствие такой американской регистрации на дату подачи российской заявки N 2006724703/50 и не принимая во внимание тот факт, что товарный знак США N 3585857 имеет дату подачи, почти на два года превышающую дату подачи российской заявки N 2006724703/50.

Это фактические обстоятельства, а не домыслы.

И вот при всех приведенных обстоятельствах суды апелляционной и кассационной инстанций применили пункт B статьи 6.quinquies Парижской конвенции и вынесли свой вердикт, исходя только из свершившегося факта регистрации американского товарного знака, причем совершенно не ясно, учитывалось ли то, что регистрация данного товарного знака состоялась уже на момент рассмотрения возражения в Роспатенте (ППС), или для суда и эта дата не играла никакой роли, а важен был только факт наличия регистрации товарного знака в стране происхождения на дату рассмотрения спора в суде.

Это один из важнейших вопросов, вытекающих из принятых судебных решений, и его следует рассмотреть подробней.

Как уже было отмечено, апелляционный суд обязал Роспатент зарегистрировать заявленное обозначение, и такое право суду предоставлено статьей 201 "Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц" АПК РФ. Правомочие суда принимать решения непосредственно по оценке охраноспособности товарных знаков подтверждено разъяснениями, данными в п. 53 Постановления от 26.03.2009 Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ".

Норма статьи 6.quinquies Парижской конвенции применима при достаточности выполнения условия - товарный знак "надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения".

В норме не сказано, на какую дату должна существовать надлежащая регистрация в стране происхождения. Подразумевается, что на момент принятия решения по заявленному в другой стране товарному знаку такая регистрация уже должна быть осуществлена.

А если решение о регистрации товарного знака в России могут принять два органа - Роспатент и суд, то на какую дату следует рассматривать применимость нормы статьи 6.quinquies Парижской конвенции?

На мой взгляд, и, судя по принятому апелляционным судом решению, на дату, которая значительно "сдвинута" вперед относительно той даты, на которую мог опираться Роспатент при принятии своего совершенно обоснованного решения.

Поскольку на дату рассмотрения заявки N 2006724703/50 в Роспатенте еще не было сведений о регистрации товарного знака США по национальной заявке, Роспатент не мог применить норму ст. 6.quinquies Парижской конвенции, а суд, с учетом изменившихся фактических обстоятельств, уже мог, т.к. на момент принятия судом решения о регистрации по заявке N 2006724703/50, национальная регистрация товарного знака в США уже была осуществлена.

Только суд обладает правом принимать во внимание те фактические обстоятельства, о которых Роспатент не был уведомлен при принятии своего решения, но тем не менее это те обстоятельства, которые не могут быть игнорированы судом. На то он и суд, а не административный орган.

Из решений апелляционной и кассационной инстанций явно следует, что никакие иные даты, в т.ч. даты подачи заявок, оказывающие друг на друга влияние при оценке охраноспособности, вышестоящие суды при применении пункта B статьи 6.quinquies Парижской конвенции, во внимание не приняли.

Как минимум такой подход судов необычен, но спешить с окончательными выводами не будем.

Попробуем непредвзято оценить ситуацию, базируясь только на содержании конкретных норм права, примененных судом, а не на нашем консервативном опыте.

В примененных судом нормах статьи 6.quinquies Парижской конвенции даже формально не фигурирует дата подачи заявки как точка отсчета применения данной нормы. В указанной норме говорится только о статусе товарного знака - "товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения", что никак не определяет дату, на которую этот статус был установлен.

Приведенное в норме условие "товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения" позволяет суду принимать во внимание только данное условие, из которого хотя бы косвенно выводится дата, с которой может применяться статья 6.quinquies Парижской конвенции, т.к. если есть регистрация, то она могла быть совершена только на конкретную дату, и все остальные даты могут не интересовать суд при толковании применимости статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Можно предполагать, что апелляционный суд принял во внимание наличие фактической регистрации товарного знака в стране происхождения на дату рассмотрения спора, а также состоявшееся предоставление охраны международного знака на территории России на ту же дату, и посчитал, что должна быть принята во внимание <17> уже доказанная приобретенная различительная способность подобного обозначения того же заявителя, независимо от того, которое из них было заявлено раньше.

--------------------------------

<17> Не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но как минимум мы должны согласиться с тем, что данную ситуацию следует констатировать как post factum.

Такая позиция суда, скорее всего, и вызывает у нас некий "ступор", т.к. мы все привыкли отсчитывать все сроки от даты подачи заявки.

А выходит, что это не всегда так. Сложно сломать свой стереотип мышления, но придется. Поживем - увидим.

Единственное, что так и осталось "за кадром" судебного решения и вне моего понимания, это - на каком основании признание различительной способности элемента "W" в отношении гостиниц было автоматически распространено на такую сферу, как: "медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства" и ряд других, которые отсутствуют даже в американских национальных регистрациях.

Понять этого я не смог, но не хотел бы акцентировать все внимание читателей на этом казусе, т.к. не об этом идет речь в статье. Даже если решение суда в этой части признать ошибочным, то данная ошибка, если ее признать таковой, не может повлиять на мою положительную оценку мотивации судебного решения, касающейся применения статьи 6.quinquies Парижской конвенции в рассматриваемом споре.

Отметим также, что этот же мотив экспертизы о якобы имеющем место отсутствии различительной способности ранее прозвучал в отношении позднее предоставленной Роспатентом 03.03.2010 тому же заявителю правовой охраны другому товарному знаку по международной регистрации N 965454 в отношении услуг гостиниц, мотелей и ресторанов, и зарегистрирован 10.03.2009 (знак изображен ниже).

Роспатент сперва отказал, вынося так называемый предварительный отказ в регистрации, а потом предоставил охрану международной регистрации на территории России.

В отношении данной регистрации вышестоящий суд отметил:

"...то обстоятельство, что решение о признании правовой охраны международного товарного знака на территории Российской Федерации принято Роспатентом после вынесения оспариваемого отказа в государственной регистрации (от автора - имеется в виду заявка N 20067024703/50), не может повлиять на вывод о наличии у рассматриваемого обозначения различительной способности".

Коль скоро Роспатент предоставил охрану международной регистрации N 965454, в состав которой входят элементы "W" и "Hotels", суд, судя по всему, посчитал доказанной охраноспособность товарного знака по заявке N 2006724703/50, содержащего те же элементы.

Обратное бы означало полную абсурдность и непоследовательность оценки охраноспособности в Роспатенте по сути тождественных обозначений, отличающихся только тем, что они заявлены по разным процедурам испрашивания в России охраны товарных знаков (по национальной российской заявке или по заявке, поданной по процедуре Мадридского соглашения или Протокола к нему).

Далее в судебном акте указано:

"Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. Так, Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. является владельцем сети отелей в различных странах мира. Тождественное обозначение, состоящее из тех же элементов, получило правовую охрану в целом ряде стран: США, Эстонии, Грузии, Хорватии, Черногории, Сербии, Сирии".

О каком теперь тождественном обозначении идет речь, и что понимает суд под теми же элементами?

Вопрос не самый простой, и ответ на него опять же требует анализа "портфолио" товарных знаков данного заявителя.

Дело в том, что заявитель имеет еще один <18>, действующий и зарегистрированный 23.11.1999 в США товарный знак N 2294753 в отношении услуг гостиниц и ресторанов, изображение которого представлено ниже.

--------------------------------

<18> Попутно отметим, что заявитель имеет много иных регистраций с данными элементами обозначений, зарегистрированных по другим сферам деятельности, но эти регистрации не представляют для нас интереса в контексте рассматриваемых вопросов о приобретении различной собственности в отношении услуг гостиниц, тем более что на них нет ссылок в судебных актах.