Вопрос 48

Как поступить в ситуации, если в регистрации комбинированного товарного знака отказано по причине присутствия в нем объекта авторского права, который незаконно использует другое лицо?

Ответ.

Необходимо восстановить свои права на объект авторского права и подать возражение на решение об отказе в регистрации в Палату по патентным спорам Роспатента. Чтобы не пропустить установленные сроки на подачу возражения, целесообразно подать его и одновременно приступить к восстановлению авторского права на соответствующий объект, и полученные далее подтверждения восстановления авторского права представить в Палату по патентным спорам до начала рассмотрения возражения или непосредственно в день заседания коллегии.

Именно таким образом проходило рассмотрение возражения против отказа в регистрации товарного знака в Палате по патентным спорам Роспатента, поданное ООО "Компас", Россия, и относящееся к комбинированному обозначению по заявке N 2009703082/50 с приоритетом от 12.02.2009. Словесная часть товарного знака состоит из слова "ДОММАЙ" (в переводе с карачаевского языка - зубр), выполненного буквами русского алфавита красным цветом, а изобразительная часть представляет собой изображение гор, заключенное в овал с широким контуром белого цвета. Изображение заявленного обозначения представлено ниже.

Решением Роспатента было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009703082/50. Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство N 257424, приоритет от 11.10.2002). Сходство обозначений обусловлено сходством изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений. Изображение товарного знака N 257424 представлено ниже.

Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- доминирующими элементами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы "ДОММАЙ" и "ЭРИДАН МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ";

- указанные словесные элементы совершенно различны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- изобразительные элементы, выполненные в виде изображения гор, в сравниваемых обозначениях имеют второстепенное значение, поскольку обладают слабой различительной способностью;

- изображение гор используется многими производителями минеральной воды, в связи с чем у потребителя существует устойчивая связь между минеральной водой, производимой различными производителями, и изображением гор;

- для маркировки минеральной воды традиционно используют этикетки сине-голубой гаммы;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются визуально: различны внешняя форма сравниваемых обозначений, изображение гор, цветовое исполнение и композиционное решение.

При подготовке к заседанию коллегия Палаты по патентным спорам выявила и известила заявителя о том, что установлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с тем что изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит обозначение, которое используется при маркировке однородных товаров 32 класса МКТУ другим изготовителем (сайт http://www.vodadombay.ru/water.html).

Ниже представлено изображение с данного сайта в том виде, который был установлен ранее коллегией Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии заявитель представил следующие дополнительные доводы:

- заявитель согласен с утверждением, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя;

- вместе с тем заявитель отмечает, что другой изготовитель (ООО "Домбай") незаконно использует разработанный им дизайн этикетки;

- заявитель обратился к ООО "Домбай" с уведомлением о нарушении исключительных авторских прав на дизайн с требованием прекратить нарушение исключительных прав на дизайн, принадлежащий заявителю, в частности убрать любые ссылки из сети Интернет на продукцию, на которой незаконно использован дизайн, сходный с дизайном этикетки "ДОММАЙ";

- на данный момент (на дату состоявшейся коллегии) на сайте http://www.vodadombav.ru/water.html отсутствуют какие-либо ссылки, позволяющие говорить о продолжении незаконных действий, в связи с чем не существует обстоятельств, свидетельствующих о возможном введении в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

В дополнение к отзыву заявителем были представлены:

- копия уведомления руководителю ООО "Домбай" о нарушении исключительных авторских прав на дизайн;

- письмо от ООО "Домбай", полученное в ответ на данное уведомление;

- распечатка сайта http://www.vodadombav.ru/water.html по состоянию на 30.09.2010, подтверждающая изменение изображения на сайте. Обновленное изображение на сайте представлено ниже.

Приняв во внимание совокупность представленных сведений, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными и отметила следующее.

При исследовании положения словесного и изобразительного элементов в комбинированном обозначении учитывается фактор доминирования одного из элементов. В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы "ДОММАЙ" и "ЭРИДАН" соответственно, поскольку в данных комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Изобразительные элементы (изображение гор) сравниваемых обозначений являются слабыми, поскольку частое использование в товарных знаках в отношении товаров 32 класса МКТУ изображения горных вершин ослабило различительную способность этого элемента.

Со своей стороны отмечу, что в отношении таких товаров, как природные минеральные воды, охраняемый словесный элемент фактически становится наименованием (названием) <9> конкретной минеральной воды, под которым данная минеральная вода идентифицируется на рынке как товар.

--------------------------------

<9> Джермакян В. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

Далее Палата по патентным спорам отметила, что при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений в рассматриваемой ситуации сравнительному анализу подлежат словесные элементы "ДОММАЙ" и "ЭРИДАН", анализ которых показал, что они не сходны по звучанию, что обусловливает отсутствие сходства по фонетическому фактору сходства. Указанные слова имеют также разные смысловые значения, что позволяет признать их семантически не сходными.

Доммай - зубр. Карачаево-балкарско-русский словарь. М.: Русский язык, 1989.

Эридан - созвездие южного полушария. Яндекс. Словари.

Исполнение словесных элементов "ДОММАЙ" и "ЭРИДАН" в разной цветовой гамме (красный и коричневый цвета соответственно), наличие разного цветового сочетания в сравниваемых обозначениях, различие в композиционном решении (расположение словесных элементов, наличие дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке) приводит к различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяет признать сравниваемые знаки не сходными визуально.

В качестве дополнительного основания для отказа коллегия Палаты по патентным спорам противопоставляла сведения из сети Интернет (http://www.vodadombav.ru/water.html) об использовании ООО "Домбай" изобразительного элемента, присутствующего в заявке N 2009703082/50, в качестве средства индивидуализации производимой им продукции.

Заявитель показал, что ООО "Домбай" незаконно воспроизводило в своей этикетке изобразительный элемент, дизайн которого был разработан заявителем. Из представленных материалов следует, что заявитель обратился к ООО "Домбай" с требованием прекратить нарушение исключительного авторского права на дизайн, принадлежащий ООО "Компас".

Согласно представленным заявителем материалам ООО "Домбай" отказалось от использования этикетки с изобразительным элементом, воспроизводящим обозначение по N 2009703082/50, и убрало с своего сайта информацию о продукции (минеральной воде), маркированной спорной этикеткой, что подтверждается представленной распечаткой с обновленного сайта ООО "Домбай".

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют. В итоге обозначение по заявке N 2009703082 получило охрану в качестве товарного знака.