Вопрос 373

Может ли истец, требуя от ответчика прекратить нарушение исключительного права на товарный знак, одновременно требовать безвозмездной передачи ему доменного имени, в которое входит товарный знак?

Ответ.

Требовать может, но суд не удовлетворит иск в данной части, что отмечено в извлечении из Постановления ФАС Московского округа от 28 марта 2013 г. по делу N А40-74516/12-19-545.

ООО "Воронежская интеграционная компания" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ИТ Сервис" о признании администрирования ответчиком домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак; запрете ответчику использовать обозначение "МВ", тождественное с товарным знаком МВ по международным регистрациям N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет, а также использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru"; обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru; взыскании 2000000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельствам N 134791, 148408, 153478, 161615.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 октября 2012 года исковые требования удовлетворены частично; суд запретил ответчику использование обозначения, тождественного товарным знакам по международным регистрациям N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет.

При этом суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца при использовании обозначения "МВ", тождественного с товарным знаком МВ по международным регистрациям N 134791, 148408, 153478, 161615, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайте www.mb.ru в сети Интернет.

Требования о признании администрирования ответчиком домена "mb.ru" нарушением исключительных прав истца на товарный знак; запрете ответчику использовать обозначение mb в доменном имени "mb.ru"; обязании ответчика незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя mb.ru суд признал не подлежащими удовлетворению, поскольку нарушений исключительных прав истца в части администрирования ответчиком доменного имени "mb.ru" не допущено, действующим законодательством установлен запрет дарения между юридическими лицами.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2012 года указанное решение изменено; суд признал администрирование ООО "ИТ Сервис" домена "mb.ru" нарушением исключительных прав ООО "Воронежская интеграционная компания" на товарный знак и злоупотреблением правом; запретил ООО "ИТ Сервис" использовать обозначение "mb" в доменном имени "mb.ru" в сети Интернет; в остальной части решение суда оставил без изменения.

При этом суд исходил из того, что действия ответчика по использованию в доменном имени "mb.ru" товарного знака "МВ", принадлежащего истцу, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия обществу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.