Вопрос 120

Как оценивают суды регистрацию товарного знака в контексте ее противоречия нормам статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности?

Ответ.

Оценивают отрицательно и отменяют подобные регистрации, о чем весьма наглядно свидетельствует Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 2008 г. N 3565/08.

Компания "Акаи Электрик Ко, Лтд" (Япония) и компания "Феноменон Эйджентс Лтд" обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам" (далее - Палата по патентным спорам), утвержденного 28.06.2006 руководителем Роспатента, об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку AKAI, зарегистрированному по свидетельству N 242303 на имя компании "Akai Universal Indastries Ltd", Гонконг.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2006 в удовлетворении требования отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2007 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 23.11.2007 указанные судебные акты оставил без изменения.

Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям.

Компания "Феноменон" как доверенное лицо японской компании "Акаи Электрик" обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, поскольку такая регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак AKAI (свидетельство о регистрации N 44844), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации именно японской компании "Акаи Электрик" как производителя электронной техники. Гонконгская компания "Акаи Юниверсал" не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году и, по мнению компании "Феноменон", сознательно в своей деятельности проводит аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией - прежним владельцем товарного знака AKAI.

Суды, отказывая в удовлетворении требования компании "Феноменон" и японской компании "Акаи Электрик" о признании недействительным решения Роспатента, исходили из необоснованности их доводов о том, что японская компания "Акаи Электрик" обладает исключительным правом на товарный знак в виде словесного обозначения AKAI и хорошо известна потребителю на территории Российской Федерации.

Наличие в фирменном наименовании слов "компания AKAI, по мнению судов, не является основанием для отказа гонконгской компании "Акаи Юниверсал" в регистрации спорного товарного знака.

Между тем указанные выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам и свидетельствуют о неправильном толковании статьи 7 Закона о товарных знаках и неприменении статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Доводы заявителей о том, что японская компания "Акаи Электрик" была образована в 1929 году, производила товары класса 07 МКТУ, действовала на территории Российской Федерации, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футбольного клуба "Спартак", с 28.02.1972 по 2001 год - правообладателем товарного знака со словесным обозначением AKAI, что доказывает факт известности фирменного наименования (его части) этой компании на территории Российской Федерации, были отвергнуты судами со ссылкой на то, что известность приобрела гонконгская компания и обозначение AKAI, - часть именно ее фирменного наименования.

Суды не учли, что японская компания "Акаи Электрик" получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть (AKAI), 15.07.1929, задолго до регистрации (23.01.2002) другого юридического лица со схожим элементом в наименовании и подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака (22.02.2002).

Не может быть принят во внимание довод судов о том, что за один месяц (с даты регистрации гонконгской компании в качестве юридического лица до даты подачи ею заявки) потребители стали связывать обозначение AKAI именно с гонконгской компанией.

Кроме того, факт известности именно японской компании "Акаи Электрик" подтверждается и гонконгской компанией "Акаи Юниверсал", которая построила рекламную кампанию по продвижению своего товарного знака именно на известности японской компании, проводя ее под лозунгом "Akai - Возвращение легенды" и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская компания является представителем японской компании. Представители гонконгской компании в своих выступлениях и интервью прямо указывают на связь с японской компанией, не проводят никаких различий между ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 году.

Все эти факты свидетельствуют также о том, что регистрация товарного знака на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал" вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

Судам следовало также учесть: лицо, зарегистрировавшее товарный знак AKAI, знало или должно было знать о том, что обозначение AKAI ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией "Акаи Электрик" не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах; данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.

При названных обстоятельствах действия гонконгской компании "Акаи Юниверсал" по приобретению исключительного права на товарный знак AKAI являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Таким образом, обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака AKAI на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал" следует признать недействительным как нарушающее действующее законодательство и права японской компании "Акаи Электрик" на фирменное наименование; предоставление правовой охраны товарному знаку AKAI на имя гонконгской компании признать недействительным и обязать Роспатент аннулировать такую регистрацию.