Вопрос 119

Как учитываются договоры простого товарищества в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака?

Ответ.

Все зависит от применяемого права, действовавшего на момент подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2010 г. N 11696/10 содержится решение по следующему делу.

Словесный товарный знак "ОДИССЕЙ" (свидетельство N 221526) зарегистрирован Роспатентом 17.09.2002 с приоритетом от 31.10.2000 на имя предпринимателя в отношении товаров классов 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 МКТУ.

Решением Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) удовлетворено заявление от 18.09.2007 патентного поверенного о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет (с 18.09.2002 по 17.09.2007).

Удовлетворяя заявленное требование о признании решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что предприниматель представил надлежащие и достаточные доказательства использования товарного знака "ОДИССЕЙ" в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ, а именно: договоры простого товарищества от 20.12.2002 и 28.12.2005, заключенные между правообладателем и Закрытым акционерным обществом "АТК" (далее - ЗАО "АТК") и его правопреемником - Открытым акционерным обществом "АТК" (далее - ООО "АТК"), являющимся производителем продукции, согласно которым стороны объединяют усилия для совместной деятельности в области производства и продвижения алкогольной продукции с использованием товарного знака "ОДИССЕЙ"; договоры поручения на продажу товара, маркированного товарным знаком "ОДИССЕЙ", заявки на поставку такого товара, накладные на передачу товара, рекламные материалы и договоры рекламы.

Суд апелляционной инстанции признал недоказанным факт использования упомянутого товарного знака самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено по лицензионному договору. Использование товарного знака "ОДИССЕЙ" ЗАО "АТК" (ООО "АТК"), то есть лицом, не являющимся его правообладателем, по договору простого товарищества, который не содержит существенных условий лицензионного договора и не зарегистрирован в установленном законом порядке, не признано судом надлежащим, поэтому решение Роспатента как соответствующее действующему законодательству оставлено в силе.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отменил его постановление и оставил без изменения решение суда первой инстанции. Вместе с тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее.

При рассмотрении 16.02.2009 вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака "ОДИССЕЙ" Роспатент применял российское законодательство, определяющее основания для прекращения охраны знака, действовавшее на момент подачи заявления патентного поверенного, то есть Закон о товарных знаках.

Статьей 26 Закона о товарных знаках предусмотрено, что право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве и без этой регистрации считается недействительным.

Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарный знак, продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО "АТК" и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.

Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условий лицензионного договора и вопреки действовавшей во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в Роспатенте, следовательно, суд апелляционной инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.

Суд апелляционной инстанции признал, что, помимо договоров простого товарищества, предпринимателем не представлены иные доказательства использования товарного знака "ОДИССЕЙ" на товарах самим правообладателем.

Кроме того, вопреки требованиям пункта 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, представляя доказательства применения данного товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, предприниматель не доказал наличия уважительных причин неприменения его на товарах и (или) их упаковке.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.05.2010 по делу N А40-56769/09-67-433 Арбитражного суда города Москвы отменить. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 по указанному делу было оставлено без изменения.