Вопрос 124

Может ли дистрибьюторское соглашение заменить подлежащий регистрации в Роспатенте лицензионный договор в отношении использования товарного знака?

Ответ.

Если дистрибьюторское соглашение содержит? кроме условий распространения продукции и (или) услуг, иные условия, предусматривающие распоряжение исключительным правом, то не может. Сказанное подтверждается Постановлением ФАС Московского округа от 22 марта 2011 г. N КГ-А41/1083-11 по делу N А41-23406/10.

ЗАО "БАСК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы области с иском к ООО "Айсберг-Текстиль" о признании недействительным дистрибьюторского соглашения от 01.09.2009.

Исковые требования мотивированы тем, что оспариваемый договор, являясь лицензионным договором на передачу прав на товарный знак BASK, в нарушение требований ст. ст. 1233, 1484, 1489 ГК РФ не был в установленном порядке зарегистрирован в Роспатенте.

Определением от 08.06.2010 дело направлено в Арбитражный суд Московской области по подсудности.

Решением Арбитражного суда Московской области от 7 сентября 2010 г., оставленным без изменения Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2010 г., в удовлетворении иска отказано.

Решение и Постановление мотивированы тем, что оспариваемый договор не является лицензионным договором, не предусматривает передачи исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, а потому по изложенным в иске основаниям не может быть признан недействительным.

В кассационной жалобе ЗАО "БАСК" просит решение и Постановление отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, поскольку считает, что судами неполно исследованы фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены (неправильно применены) нормы материального права: ст. ст. 168, 431, 1232, 1235, 1484 ГК РФ, ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" и сделан ошибочный вывод о том, что договор не предусматривает передачу исключительного права на использование товарного знака BASK.

Арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение и Постановление подлежат отмене в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и следует из материалов дела, 1 сентября 2009 г. между ЗАО "БАСК" и ООО "Айсберг-Текстиль" заключено дистрибьюторское соглашение, согласно условиям которого ЗАО "БАСК" предоставляет ООО "Айсберг-Текстиль" право осуществлять от своего имени продажу, распространение и производство товаров торговой марки BASK.

При этом согласно материалам дела истец является правообладателем товарного знака BASK по свидетельству N 267753 с приоритетом от 16.10.2002.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций исходили из того, что в отсутствие указаний в оспариваемом договоре на номер свидетельства о регистрации товарного знака BASK и перечня товаров и услуг МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, договор не может быть квалифицирован в качестве договора на передачу права использования товарного знака (лицензионный договор).

Указывая на отсутствие в оспариваемом договоре указаний на номер и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право истца на товарный знак, суды не исследовали вопрос о правовой природе данного договора.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Сделав вывод о том, что оспариваемый договор не является лицензионным договором, суды в то же время не выяснили правовую природу данного договора, не установили, какими нормами права регулируются отношения сторон по этому договору, что свидетельствует о неполном исследовании судами фактических обстоятельств, имеющих значение для дела.

Судами не учтено, что надлежащая правовая квалификация оспариваемого договора является необходимым условием для проверки договора на предмет соответствия требованиям действующего законодательства.

При этом судам следовало дать оценку п. 1.1 дистрибьюторского договора, предоставляющего ответчику право в том числе на "производство товаров торговой марки BASK сроком на 10 лет".

Суд не исследовал вопрос о том, какой из предусмотренных законодательством видов договоров предусматривает возможность передачи права на изготовление продукции под чужой торговой маркой, каким и нормами регулируется подобная передача права на производство продукции, соответствует ли данное условие закону.

Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, истец, обращаясь с настоящим иском, должен был представить доказательства, а суд установить, какие именно права истца как правообладателя в отношении товарного знака BASK нарушены и могут быть восстановлены в случае признания оспариваемого договора недействительным.

Судебная коллегия кассационной инстанции приходит к выводу о том, что решение и Постановление не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 288 АПК РФ с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам следует учесть изложенное, при правильном применении норм материального права и на основе всестороннего исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, установить правовую природу оспариваемого договора и дать оценку обоснованности заявленных исковых требований и на основе установленного принять законный и обоснованный судебный акт.