Вопрос 25

Где и когда обозначения приобретают различительную способность в результате их использовании?

Ответ.

Вопрос не имеет однозначного разрешения в российской правоприменительной практике, но одну ситуацию целесообразно подробно изложить на примере.

Палата по патентным спорам (ППС) рассмотрела возражение от 21.02.2007, поданное компанией "Индустрия Ликорера Де Кальдас", Колумбия (далее - заявитель), на решение экспертизы от 21.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака "RON VIEJO DE CALDAS" по заявке N 2004723531/50 с приоритетом от 14.10.2004 в отношении алкогольного товара 33 класса МКТУ - ром.

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно "RON" указывает на вид товара (в переводе с испанского языка - "ром"), "VIEJO" - на свойство товара (в переводе с испанского языка - "старый"), "DE CALDAS" - на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара (в переводе с испанского языка - "из Кальдаса", Кальдас - департамент в Колумбии).

В своем возражении заявитель указал, что:

- "VIEJO" (в переводе с испанского языка - "старый") не указывает на свойство товара, так как в испанском языке для указания на свойство вина - "выдержанное вино" - используются слова "anejo" и "generoso", а не "viejo";

- "CALDAS" (департамент в Колумбии) - место производства товара и место нахождения заявителя, но данное географическое название малоизвестно российскому потребителю, так как содержится только в специальных изданиях;

- испанский язык не является широко распространенным языком в России, поэтому российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;

- заявитель обладает исключительными правами на ряд знаков, содержащих элемент "CALDAS", в стране его происхождения - в Колумбии, и заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании.

К возражению от 21.02.2007 заявителем приложены материалы, свидетельствующие о регистрации знака и его использовании в Колумбии, а именно письменные свидетельствования, распечатки данных патентного ведомства Колумбии, данные об объемах продаж и рекламные материалы.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2007, заявителем были представлены дополнительные сведения об использовании заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, а также об особом положении заявителя в Колумбии, в т.ч. данные об объемах продаж, сертификаты и выписки государственных органов Колумбии.

Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными и привела свои аргументы, сводящиеся к следующему:

"VIEJO" в переводе с испанского языка означает "старый, давний, старинный, древний" и, следовательно, указывает на свойство товара - на то, что он изготовлен по старинной рецептуре, или на то, что таким известен с древних времен. "DE CALDAS" в переводе с испанского языка означает "из Кальдаса" и, следовательно, может быть воспринято как указание на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара, так как Caldas (Кальдас) является департаментом (административно-территориальной единицей) Колумбии;

- заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно указывающих на вид товара, его свойство и место производства;

- доводы о наличии у заявителя исключительных прав на товарные знаки в Колумбии и о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании не принимаются во внимание, т.к. приведенные сведения не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на территории Российской Федерации.

С первого взгляда складывается впечатление, что доводы ППС вполне убедительны, но анализ решения ППС и российского законодательства по товарным знакам свидетельствует об обратном.

Непонятно, на каком правовом основании фактор приобретения обозначением различительной способности увязан в решении ППС:

- с моментом времени - до даты подачи заявки в России;

- с территориальным фактором использования - на территории Российской Федерации.

Российский закон о товарных знаках в пункте 1 статьи 6 содержит прямую норму, в соответствии с которой в отношении элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также характеризующих свойства товара и место его производства, не применяются правила для абсолютного отказа в регистрации, если эти обозначения "приобрели различительную способность в результате их использования".

Никакого ограничения по применению данной нормы Закона только с учетом получения различительной способности именно на территории России, да еще с привязкой к дате подачи заявки в России, данная норма Закона не содержит.

По нашему мнению, ППС неправомерно не приняла во внимание сведения заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело в первую очередь различительную способность в Колумбии, стране - производителе товара, а также об особом положении заявителя как производителя рома в Колумбии, подтвержденном документами государственных органов Колумбии, из которых следует, что данный заявитель является эксклюзивным производителем рома в данном департаменте Колумбии.

ППС в отношении колумбийского производителя рома решила стать "святее Папы римского", когда не приняла во внимание сведения государственных органов Колумбии об эксклюзивном положении заявителя как производителя рома из Кальдаса.

Что получила Россия в конечном итоге благодаря данному решению ППС? Только возможность свободной поставки контрафактного рома под названием RON VIEJO DE CALDAS.