Вопрос 349

Может ли суд при исчислении начала трехлетнего срока для использования товарного знака учесть состоявшийся договор отчуждения товарного знака?

Ответ.

Может, но при условии подтверждения использования в период до подачи в суд заявления о неиспользовании. К такому выводу пришел Федеральный арбитражный суд Московского Округа в Постановлении от 12 февраля 2013 г. по делу N А40-68616/12-12-311).

Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская компания "Сладкая жизнь" обратилось в арбитражный суд с требованием к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 161627/2 со словесным обозначением "Сладкая жизнь" в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвует Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В обоснование требования истец сослался на пункт 1 статьи 1486 ГК РФ, предусматривающий, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

ООО "Фабрика мороженого "Славица" в отзыве на заявление указало на получение исключительного права на товарный знак в 2011 году, его использование и просило в удовлетворении требования отказать.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 августа 2012 года по делу N А40-68616/12-12-311 в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 31 октября 2012 года оставил решение суда без изменения.

Арбитражные суды пришли к выводу о неподтверждении обстоятельств для прекращения правовой охраны товарного знака и отсутствии оснований для удовлетворения требования.

В кассационной жалобе ООО "Кондитерская компания "Сладкая жизнь" ставит вопрос об отмене судебных актов, вынесенных, по мнению компании, с нарушением норм материального права, указывает, в частности, что в качестве спорного периода неиспользования товарного знака истец правильно определил срок с 1 июня 2004 года по 31 мая 2007 года, однако суд данное обстоятельство не учел, в связи с чем просит принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

На кассационную жалобу поступил отзыв от ООО "Фабрика мороженого "Славица".

В судебном заседании представитель ООО "Фабрика мороженого "Славица" возражал против удовлетворения требования заявителя по основаниям, изложенным в судебных актах. Представители ООО "Кондитерская компания "Сладкая жизнь" и Роспатента для разбирательства по кассационной жалобе не явились, будучи извещены о рассмотрении дела.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах, предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что решение и Постановление отмене не подлежат.

При рассмотрении дела арбитражными судами установлено, что Роспатентом 19 февраля 1998 года по заявке N 96715899 с приоритетом от 29 ноября 1996 года зарегистрирован товарный знак N 161627 на имя АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "Мир" в отношении товаров 5, 16, 29, 30, 32, 33 и услуги 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак "Сладкая жизнь" по свидетельству N 161627/2 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартными буквами русского алфавита. Согласно договору об уступке товарного знака, зарегистрированному Роспатентом 1 июня 2004 года за N 33740, в отношении товаров 30 класса МКТУ правообладателем товарного знака стало ООО "Славица-ТМ" (свидетельство N 161627/2).

Впоследствии Роспатент 24 мая 2011 года за N РД0081315 зарегистрировал договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в результате чего правообладателем товарного знака является ООО "Фабрика мороженого "Славица".

Обращаясь с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Сладкая жизнь" правообладателем, ООО "Кондитерская компания "Сладкая жизнь" указывает на его неиспользование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товарных знаков или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом в силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе.

В пункте 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно из-за его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предусмотренный законом трехлетний срок неиспользования товарного знака не истек, поскольку ответчик приобрел права пользования товарным знаком 24 мая 2011 года. Таким образом, срок его неиспользования заканчивается лишь 24 мая 2014 года.

Доводы истца об исчислении начала трехлетнего срока для использования товарного знака с момента регистрации товарного знака (19 февраля 1998 года) правомерно отклонены арбитражными судами обеих инстанций, поскольку противоречат общим принципам возложения ответственности.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

С учетом изложенного, у суда первой инстанции имелось законное основание для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неистечением установленного трехгодичного срока.

Помимо этого, арбитражные суды исследовали представленный ответчиком лицензионный договор на использование товарного знака "Сладкая жизнь" по свидетельству N 161627/2, подписанный с ООО "Вдоволь", а также документы на его регистрацию в Роспатенте.

Как указано в отзыве на кассационную жалобу, лицензионный договор зарегистрирован 12 сентября 2012 года.

При рассмотрении дела исходя из представленных в нем материалов судами также установлено, что в сети фирменных магазинов "Вдоволь" с апреля <39> 2012 года предлагаются к продаже кондитерские изделия под названием "Сладкая жизнь".

--------------------------------

<39> Заявление о неиспользовании товарного знака подано в суд в мае 2012, т.е. позже, чем началось использование товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1233 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе путем отчуждения его по договору либо предоставления другому лицу права на средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Вывод судов об использовании ответчиком словесного товарного знака "Сладкая жизнь" соответствует установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основан на правильном применении норм материального права, при рассмотрении дела и принятии судебных актов судами не допущено нарушений норм процессуального права, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для их отмены или изменения отсутствуют.

Обратим внимание на Постановление от 31 октября 2012 г. N 09АП-30180/2012-ГК по делу N А40-68616/12-12-311, в котором Девятый арбитражный апелляционный суд, в частности, отметил, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. В предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта неиспользования товарного знака "Сладкая жизнь" по свидетельству N 161627/2 в период с 13 мая 2009 года по 13 мая 2012 года включительно, то есть в течение трех лет до подачи ООО "Кондитерская компания "Сладкая жизнь" искового заявления в суд первой инстанции. В подтверждение использования товарного знака правообладатель указывал на то обстоятельство, что между ответчиком и ООО "Вдоволь" заключен лицензионный договор на использование товарного знака "Сладкая жизнь" по свидетельству N 161627/2. В сети фирменных магазинов "Вдоволь" с апреля 2012 года представлены к продаже кондитерские изделия "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ - блинчики с абрикосовым джемом", в связи с чем в установленный законодателем срок ответчик начал использовать, использует и намерен использовать и развивать в будущем торговый знак "Сладкая жизнь" и развивать в дальнейшем сеть собственных фирменных магазинов "Сладкая жизнь".

При таких обстоятельствах правообладатель представил достаточные доказательства, подтверждающие фактическое использование товарного знака в рассматриваемый период времени в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ.

Однако обратим внимание на то, что в иных условиях суд не принимает во внимание состоявшийся договор отчуждения товарного знака другому правообладателю, что подтверждено в решении Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 года, дело N СИП-110/2013. Спор касался досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) вследствие его неиспользования.

По мнению ответчика, трехлетний срок неиспользования товарного знака правообладателем не истек на дату подачи данного заявления, поскольку такой срок следует исчислять с даты приобретения ответчиком исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010).

Суд отметил, в частности, следующее.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (26.08.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 252472, исчисляется с 26.08.2010 по 26.08.2013 включительно.

При этом из положений статьи 1486 ГК РФ не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Следовательно, довод ответчика о том, что такой срок следует исчислять с момента приобретения им исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010), подлежит отклонению.