Вопрос 213

Насколько судами соблюдается территориальный принцип исчерпания права, согласно которому исчерпание права происходит только при введении товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации?

Ответ.

Ранее данный вопрос неоднозначно оценивался судами, но последующая судебная практика будет следовать той, которая определена в Постановлении ФАС Московского округа от 29.12.2011 по делу N А40-12515/11-27-104.

АО "САНПЕЛЛЕГРИНО С.П.А." (SANPELLEGRINO S.P.A.) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ЭлитВода Ру" о признании незаконными действий ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком "S.PELLEGRINO" N 426768, 478229, хранению для цели продажи, предложению к продаже, продаже таких товаров, указанных в ДТ N 10130190/260111/0000227; об изъятии и уничтожении товара, маркированного товарными знаками N 426768, 478229.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2011, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011, исковые требования удовлетворены частично.

Суд признал незаконными действия ООО "ЭлитВода Ру" по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком "S.PELLEGRINO" (N 426768, 478229 в Международном реестре товарных знаков), по декларации товара N 10130190/260111/0000227 и запретил ООО "ЭлитВода Ру" совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу товаров, указанных в декларации товара (ДТ) N 10130190/260111/0000227, и обязал изъять и уничтожить товар, маркированный товарным знаком "S.PELLEGRINO".

Удовлетворяя требования истца в указанной части, суд первой инстанции исходил из того, что требования истца о нарушении его исключительных прав ответчиком на использование товарного знака "S.PELLEGRINO" документально подтверждены, с чем согласился суд апелляционной инстанции.

Не согласившись с принятыми по делу решением и Постановлением, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с неправильным применением судами норм материального права.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Истец является иностранным юридическим лицом, и ему принадлежит исключительное право на товарный знак "S.PELLEGRINO" N 426768, N 478229 в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральные воды), внесенный в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Ответчик в данном списке не значится, но ввозит без согласия истца на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную товарным знаком "S.PELLEGRINO".

Суды пришли к выводам о том, что введение в гражданский оборот товарного знака "S.PELLEGRINO" путем ввоза на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком "S.PELLEGRINO" (N 426768, 478229), осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным и действия ответчика приводят к нарушению исключительного права истца на указанный товарный знак.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, третьим лицом, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального права: ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1487 ГК РФ.

Довод кассационной жалобы о том, что с появлением нового законодательного определения в ч. 1 ст. 1515 ГК РФ под контрафактным товаром стал пониматься только товар, содержащий незаконное размещение товарного знака, является ошибочным в связи со следующим.

Понятие "использование товарного знака" не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.). О том, что перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 ГК РФ, прямо указывают п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1229 ГК РФ.

Утверждение ответчика о том, что им приобретен за пределами Российской Федерации оригинальный товар, несостоятельно в силу п. 2 ст. 1227 ГК РФ, которым установлено, что переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности либо на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей:

а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия;

б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя, - признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 25 Постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Суд кассационной инстанции согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что общая норма ст. 1252 ГК РФ дает понятие контрафактного товара, являющегося оригинальным товаром, и предусматривает такой способ защиты прав, как изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции.

Поэтому, как правильно указал суд апелляционной инстанции, учитывая, что нарушением прав владельца товарного знака признается в том числе несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию Российской Федерации, спорный товар является контрафактным.