Вопрос 392

Можно ли считать, что уже устоялась правоприменительная практика по отказу в регистрации обозначений, представляющих собой названия известных отечественных лекарственных средств, которые выпускались различными производителями задолго до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения?

Ответ.

Ответ представляется положительным, что следует из Постановления ФАС Московского округа от 15 мая 2013 г. по делу N А40-86078/12-15-73.

ОАО "Татхимфармпрепараты" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения от 26 марта 2012 года, принятого Роспатентом по возражению об отказе в государственной регистрации товарного знака "Бефунгин" по заявке N 2009716747/50.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 октября 2012 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2013 года, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Арбитражный суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых решения и Постановления.

Арбитражные суды установили, что заявка N 2009716747 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Бефунгин", представляющего собой словесный элемент, не имеющий смыслового значения и выполненный буквами русского алфавита, с приоритетом от 14 июля 2009 года подана на имя ОАО "Татхимфармпрепараты" для товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

Решением Роспатента от 21 марта 2011 года ОАО "Татхимфармпрепараты" было отказано в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не обладает различительной способностью, а также представляет собой наименование лекарственного средства, вошедшее во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

8 апреля 2011 года ОАО "Татхимфармпрепараты" подало возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "Бефунгин" по заявке N 2009716747 в отношении товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом были признаны ошибочными выводы экспертизы о том, что обозначение "Бефунгин" представляет собой наименование лекарственного средства, вошедшее во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида. Однако в силу того, что до даты приоритета обозначения "Бефунгин" различными предприятиями в течение длительного времени выпускалось одноименное лекарственное средство, данное обозначение утратило различительную способность, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Решением Роспатента от 26 марта 2012 года оставлено в силе решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2009716747.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Пунктом 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона РФ от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в том числе обозначений, не обладающих различительной способностью.

При этом к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Отказывая в удовлетворении заявления, суды, установив вышеизложенные обстоятельства, правильно применив нормы права, обоснованно пришли к выводу о том, что оспариваемое обозначение "Бефунгин" представляет собой название известного отечественного лекарственного средства "Бефунгин", который выпускался различными производителями задолго до даты приоритета оспариваемого обозначения (14 июля 2009 года).

Обозначение "Бефунгин" по заявке N 2009716747 не обладает способностью индивидуализировать товары заявителя.

Утверждение заявителя относительно неправомерности ссылки на письмо Минздрава России от 28 апреля 1999 года N 2510/4805-99-15, адресованное Роспатенту, согласно которому обозначение "Бефунгин" входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве России до 1992 года, которые выпускались с советского периода несколькими заводами-производителями и названия которых стали общепринятыми, несостоятельно.

В соответствии с Положением о Минздраве России, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 июня 1997 года N 659, Минздрав России является федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств.

В связи с этим, как правильно указали суды, Роспатент не мог не учитывать позицию специализированного органа, изложенную в письме Минздрава России при решении вопроса о регистрации обозначения "Бефунгин".

Довод заявителя о том, что сведения из Классификатора лекарственных средств (по состоянию на 1 января 1998 года) о том, что помимо заявителя производителями лекарственного средства под названием "Бефунгин" являлись: Ярославская фармфабрика, Астраханская фармфабрика, Нижегородская фармфабрика, Нижфарм, Марбиофарм, Томский ХФЗ, Тверская фармфабрика, Самарская фармфабрика, утратили силу, не свидетельствует о невозможности ссылки на данный документ, поскольку сведения, содержащиеся в Классификаторе, являются доказательством, подтверждающим, что спорное обозначение задолго до подачи заявки на регистрацию утратило различительную способность.

При этом сам заявитель также неоднократно указывал, что лекарственный препарат под торговым наименованием "Бефунгин" выпускается несколькими организациями (ЗАО "Ярославская фармацевтическая фабрика", ЗАО "Вифитех" и др.).

Кроме того, обозначение "Бефунгин" приводится в различных источниках (в частности, в Регистре лекарственных средств, в предложениях к продаже данного препарата в сети Интернет) без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака.

Ссылка заявителя на статью 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности неправомерна, поскольку согласно указанной статье при определении того факта, является ли товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

В настоящем случае в результате длительного использования обозначения "Бефунгин" различными производителями фармацевтической продукции данное обозначение на дату подачи заявки (14 июля 2009 года) утратило способность индивидуализации конкретного производителя, то есть основную функцию товарного знака.

При таких обстоятельствах обжалуемые решение и Постановление приняты законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы арбитражных судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поэтому доводы кассационной жалобы, которые опровергаются имеющимися в материалах дела документами и правомерно отклонены судами, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм права.