Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Патентна форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, що існує в Україні, передбачає закріплення за володільцем патенту виключних майнових прав на відповідний об'єкт. Враховуючи те, що володільцем патенту не завжди є винахідник (автор промислового зразка), патентне законодавство закріплює за останнім низку прав на створені ним об'єкти.

Насамперед винахідникам і авторам промислових зразків як творцям відповідних об'єктів належать особисті немайнові права на створені ними об'єкти. Особисті немайнові права не мають економічного змісту, не піддаються вартісній оцінці і тісно пов'язані з їх суб'єктом — творцем.

Особистим немайновим правом винахідника (автора промислового зразка) є насамперед право авторства, яке передбачає можливість винахідника (автора промислового зразка) вимагати визнання його творцем відповідного об'єкта. Як зазначається в літературі, право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату певною конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як самого результату, так і особи автора. 71

Право авторства є абсолютним, оскільки даному праву винахідника чи автора промислового зразка кореспондує обов'язок усіх інших осіб не порушувати його. Право авторства є також виключним — воно може належати лише винахіднику чи автору промислового зразка як творцеві відповідного об'єкта. Як особисте немайнове право авторства тісно пов'язане з особою винахідника (автора промислового зразка), а тому є невідчужуваним (непередаваним). Право авторства охороняється безстроково.

Майновим за своєю природою є право винахідника чи автора промислового зразка на винагороду. Таке право виникає у творця службового винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. У цьому разі роботодавець укладає з винахідником чи автором промислового зразка письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому винагороди відповідно до економічної цінності об'єкта або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем (ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до ст. 464 ЦК України є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За загальним правилом використання винаходу, корисної моделі й промислового зразка іншими особами допускається лише з дозволу володільця відповідного патенту. Водночас патентне законодавство України передбачає випадки, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка може здійснюватися без дозволу володільця патенту і при цьому не вважати-меться порушенням прав з патенту. 72

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі:

1) на основі права попереднього користувача;

2) в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України за умови, що винахід, корисна модель використовується виключно для потреб зазначеного засобу. Це правило сформульоване у ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

3) без комерційної мети;

4) з науковою метою або в порядку експерименту;

5) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання володільця патенту одразу, як це стане практично можливим і виплатою йому відповідної компенсації.

Чинність патенту припиняється зі впливом строку його чинності. Водночас патентне законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності патенту:

1) чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою
особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. З
ініціативою про дострокове припинення чинності цих прав може виступати
лише та особа, якій вони належать;

2) наступна підстава дострокового припинення чинності патенту
визначена у ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» та ст. 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» -
дія патенту припиняється в разі несплати у встановлений строк річного збору за
підтримання його чинності. При цьому дія патенту припиняється з першого дня
року, за який збір не сплачено.

Відповідно до ст. 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 73

промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про охорону прав їда винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

1) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону;

2) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було в поданій заявці;

3) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону (йдеться про випадки, коли мало місце порушення порядку патентування винаходів, корисних моделей в іноземних державах);

4) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Аналогічні положення закріплені ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» — патент може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково і разі:

1) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

2) наявності в сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

3) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту. 74

Розділ VII

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1. Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки про походження чи найменування місця походження поряд з винаходами, корисними моделями і промисловими зразками охоплюються категорією «промислова власність». Водночас у процесі становлення інститутів інтелектуальної власності та джерел їх правового регулювання почали виразніше виявлятися певні відмінності між винаходами, корисними моделями, промисловими зразками й товарними знаками, знаками обслуговування, фірмовими найменуваннями, географічними зазначеннями. Відповідно в системі права інтелектуальної власності виділився окремий інститут, який в літературі називають правовими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

До правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг за законодавством України належать такі об'єкти права інтелектуальної власності:

1) комерційне (фірмове) найменування;

2) торговельна марка (знак для товарів і послуг);

3) географічне зазначення.

Спільною рисою, що поєднує вказані об'єкти і водночас відрізняє їх від інших об'єктів права інтелектуальної власності, є їхнє призначення. Вони індивідуалізують учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує самого суб'єкта, а торговельні марки та географічні зазначення є засобами індивідуалізації товарів, послуг.

Комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення є об'єктами цивільних прав саме завдяки тому, що дозволяють індивідуалізувати певного суб'єкта, товар чи послугу. Це відрізняє їх від багатьох інших об'єктів 75

права інтелектуальної власності, що виступають в цивільних відносинах як результати творчої діяльності (твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції та ін.). Це позначається на особливостях правового режиму засобів індивідуалізації:

1) оскільки комерційні найменування, торговельні марки й географічні зазначення не є результатами творчої діяльності, у відносинах, що виникають з приводу цих об'єктів, немає такого суб'єкта, як творець. Відповідно щодо таких об'єктів не передбачено особистих немайнових прав. Зміст права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації становлять лише майнові права;

2) оскільки основна функція цих об'єктів полягає в індивідуалізації певної особи, товару чи послуги, законодавство до певної міри обмежує оборотоздатність майнових прав на них. Право на комерційне найменування може передаватися іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом чи його частиною. Право на торговельну марку може передаватися іншій особі, але за умови, що це не вводитиме в оману споживача. Географічне зазначення взагалі не є об'єктом чиїх-небудь виключних прав, тому право на географічне зазначення не може переходити до іншої особи за договором.

2. Право інтелектуальної власності на комерційне ( фірмове ) найменування Термін «комерційне найменування» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. За чинним раніше законодавством цей інститут називався «фірмове найменування» або «фірма». Поняття «фірмове найменування» закріплене в міжнародно-правових актах, учасницею яких є Україна (ст. 1, 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 p.), а також в окремих актах законодавства України (ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р.; ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (в редакції Закону від 12.01.2006 p.). З огляду на це, в ст. 420 Цивільного кодексу України, де міститься перелік 76

об'єктів права інтелектуальної власності, згадуються «комерційні (фірмові) найменування». Тобто поняття «комерційне найменування» і «фірмове найменування» розглядаються як синонімічні.

Сьогодні в Україні не прийнято спеціального закону, який регулював би відносини щодо використання комерційного (фірмового) найменування.

Законодавство України не містить визначення комерційного (фірмового) найменування. У літературі суть фірмового найменування, як правило, зводиться до того, що це певне позначення (найменування), під-яким підприємець виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу поряд з іншими учасниками цивільного обороту.

Комерційне (фірмове) найменування має на меті індивідуалізувати певну особу в процесі здійснення нею діяльності з виробництва або реалізації товарів, надання послуг. Як і торговельна марка (знак для товарів та послуг), комерційне найменування виконує функцію індивідуалізації. Однак, якщо перша індивідуалізує товари та послуги суб'єкта серед товарів та послуг інших осіб, то комерційне найменування індивідуалізує самого суб'єкта, його діяльність в цілому. Отже юридична особа може мати декілька торговельних марок, зареєстрованих для різних видів товарів та послуг, але тільки одне комерційне найменування.

Комерційне найменування має відповідати ряду вимог. У зв'язку з цим у літературі вказуються три принципи:

1) істинність фірми;

2) виключність фірми;

3) постійність фірми.

Принцип істинності полягає в тому, що комерційне найменування не має вводити споживачів в оману щодо справжньої діяльності особи (ст. 489 ЦК України). Цей принцип потрібно тлумачити з урахуванням принципу свободи підприємницької діяльності (ст. 3 ЦК України) і положень про правоздатність юридичної особи (ст. 91 ЦК України). 77

Принцип виключності означає, що комерційне найменування має давати можливість відрізняти цю особу з-поміж інших (ст. 489 ЦК України). Основне призначення комерційного найменування — індивідуалізація певної особи. Як правило, це забезпечується завдяки оригінальності комерційного найменування, яке має відрізнятися від вже існуючих комерційних найменувань інших осіб.

Принцип постійності передбачає стабільність комерційного найменування, що забезпечується, як правило, протягом всього часу існування юридичної особи.

Поняття «комерційне найменування» своїм змістом передбачає, що воно стосується лише суб'єктів підприємницької діяльності. Сказане відображено, зокрема, у ст. 90 ЦК України, яка закріплює право на комерційне найменування не за всіма юридичними особами, а лише за підприємницькими товариствами. До них ЦК України зараховує господарські товариства й виробничі кооперативи. Крім цього, до суб'єктів права на комерційне найменування належать також передбачені ГК України приватні підприємства, що здійснюють підприємницьку діяльність, державні комерційні підприємства, комунальні комерційні підприємства.

Отже, не є суб'єктами права на комерційне найменування юридичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Складнішим є питання про можливість фізичних осіб - підприємців бути суб'єктами права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Слід звернути увагу на те, що ст. 159 ГК України прямо передбачає, що суб'єкт господарювання — юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. При цьому громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або

ім'я.

Не визнається суб'єктом права на комерційне найменування філія чи представництво юридичної особи (ст. 95 ЦК України), просте товариство як таке (ст. 1132 ЦК України), оскільки вони не мають статусу юридичної особи. 78

Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування і охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Законодавство України пов'язує виникнення права на охорону комерційного найменування з фактом його першого використання. Такий підхід повністю відповідає ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка передбачає, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Водночас ч. З ст. 489 ЦК України передбачає, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Сьогодні в Україні поки що відсутній такий реєстр як і закон, який передбачав би порядок його ведення.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування відповідно до ст. 490 ЦК України є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Використання комерційного найменування іншими юридичними особами

без дозволу володільця не повинно допускатися. Тому володілець комерційного найменування має право вимагати від інших осіб припинення неправомірного використання комерційного найменування.

З огляду на те, що основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація конкретного суб'єкта, передання майнових прав на комерційне найменування іншій особі можливе лише в одному випадку — якщо такі права передаються разом з цілісним майновим комплексом особи чи його відповідною частиною. 79

ЦК України не обмежує чинність майнових прав на комерційне найменування конкретним строком, вираженим у роках. Оскільки майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування безпосередньо пов'язані з функціонуванням юридичної особи, то з ліквідацією юридичної особи чинність зазначених майнових прав припиняється.

3. Право інтелектуальної власності на торговельну марку ( знак для товарів і послуг )

Поняття «торговельна марка» є новим для законодавства України про інтелектуальну власність. До прийняття ЦК України цей об'єкт права інтелектуальної власності мав назву «знак для товарів і послуг». Водночас ст. 420 ЦК України називає серед об'єктів права інтелектуальної власності «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)», що вказує на тотожність змісту понять «торговельна марка» і «знак для товарів і послуг».

Основними джерелами правового регулювання відносин, пов'язаних із використанням торговельних марок, поряд з Конституцією України і ЦК України є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р., Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716, Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 p. №116, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 3.08.2001 року № 576 тощо.

Поняття «торговельна марка» міститься у ЦК України. Під торговельною маркою розуміють згідно зі ст. 492 ЦК України будь-яке позначення або будь- 80

яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не визначає поняття «знак для товарів і послуг», а містить лише критерії, за якими певне позначення може визнаватися знаком для товарів чи послуг. Зокрема, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі і на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, в тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори й комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Водночас цей закон встановлює перелік підстав для відмови в наданні правової охорони. Всі підстави можна умовно поділити на такі групи.

До першої групи належать позначення, які можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Це позначення, складовими яких є:

1) державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

2) офіційні назви держав;

3) емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

4) офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки;

5) нагороди та інші відзнаки.

До другої групи належать позначення, у складі яких є елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Це позначення, які:

1) звичайно не мають розрізняльної здатності й не набули такої внаслідок їх використання;

2) складаються лише з позначень, що є загальновживаними як 81

позначення товарів і послуг певного виду. До них належать позначення, які використовуються для певних товарів і які внаслідок їх тривалого використання для одного й того самого товару або товару такого самого виду різними виробниками стали видовими або родовими поняттями;

3) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

5) складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

6) відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, необхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові істотної цінності;

Третю групу становлять позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

1) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

2) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України 82

«Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

5) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

До четвертої групи належать позначення, які відтворюють:

1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх право наступників;

3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

Суб'єктами права на торговельну марку законодавство України визнає:

1) фізичних осіб;

2) юридичних осіб.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземні особи й особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності. Водночас іноземні та інші особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих у встановленому порядку. З огляду на призначення торговельної марки — індивідуалізацію товарів (послуг), суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку мали б визнаватися лише ті фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Але в ЦК України була збережена позиція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка визнає суб'єктом права на торговельну марку фізичних та юридичних осіб без будь-яких обмежень. Правилами складання, 83

подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг теж не передбачена необхідність подання заявником документів, що підтверджували б за ним статус суб'єкта підприємницької діяльності.

Суб'єктами права на одну й ту саму торговельну марку можуть бути декілька осіб (ч. 2 ст. 493 ЦК України). Це положення відповідає ст. 7 Паризької конвенції про охорону промислової власності, де йдеться про надання охорони колективним знакам.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку не виникає на підставі самого лише факту першого його використання, як це має місце, наприклад, для комерційного найменування. Для набуття прав на торговельну марку вона має бути внесена компетентним державним органом до відповідного реєстру, а особа повинна отримати охоронний документ — свідоцтво. Органом, який здійснює реєстрацію торговельної марки й видачу свідоцтва, сьогодні виступає Державний департамент інтелектуальної власності.

Правова охорона надається не самій торговельній марці як певному позначенню, а завжди з прив'язкою до певних видів товарів і послуг, для вирізнення яких ця торговельна марка призначена. Відповідно і обсяг наданої свідоцтвом правової охорони визначається, з одного боку, зображенням торговельної марки, і водночас тим переліком товарів і послуг, для яких ця торговельна марка зареєстрована.

Володілець свідоцтва має виключне право забороняти використання позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для позначення тих товарів і послуг, що охоплюються переліком товарів і послуг_; для яких цю торговельну марку зареєстровано. Відповідно використання іншою особою позначення, тотожного зареєстрованій торговельній марці, для тих самих товарів і послуг без дозволу володільця свідоцтва вважатиметься порушенням права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Законодавством України передбачено два випадки, коли виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не потребує реєстрації торговельної марки і одержання свідоцтва: 84

1) якщо торговельна марка має міжнародну реєстрацію;

2) якщо торговельна марка визнана добре відомою.

Свідоцтво надає його володільцюві виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Свідоцтво надає його володільцюві право використовувати знак та інші права, визначені законом.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний володілець свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право на знак іншій особі без згоди решти володільців свідоцтва.

Поняття «використання торговельної марки» має чітко визначений зміст. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки є такі дії:

1) нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет;

2) застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

3) застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Доменне ім'я — ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Свідоцтво надає його володільцюві виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

1) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

2) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

3) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і 85

знак можна сплутати;

4) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Майнові права на торговельну марку охороняються протягом 10 років від дати, наступної за датою подання заявки, якщо інше не встановлено законом. Особливістю строку чинності майнових прав на торговельну марку є передбачена законом можливість його продовження щоразу на 10 років. Тобто строк чинності прав на торговельну марку можна продовжувати на 10 років скільки завгодно разів. Продовження строку чинності прав на торговельну марку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності за клопотанням володільця свідоцтва.

Підставою для дострокового припинення чинності майнових прав па торговельну марку є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Це зумовлено необхідністю виконання торговельною маркою основної функції — індивідуалізації товарів і послуг. Виконання цієї функції стає можливим лише за умови дистинктивності торговельної марки, тобто її здатності вирізняти товари і послуги певної особи серед товарів і послуг інших осіб. Відповідно, втрата торговельною маркою дистинктивності є підставою для дострокового припинення її правової охорони.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дія свідоцтва припиняється за рішенням суду в зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Тобто передбачено судовий порядок дострокового припинення чинності прав на торговельну марку у зв'язку з перетворенням її у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

Дострокове припинення чинності майнових прав на торговельну марку може мати місце також з ініціативи володільця свідоцтва за умови, що це не 86

суперечить умовам договору. Володілець свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» Державного департаменту інтелектуальної власності.

Підставами дострокового припинення прав на торговельну марку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є:

1) несплата збору за продовження строку дії свідоцтва. Документ про
сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до
Державного департаменту інтелектуальної власності до кінця поточного
періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 6 останніх його
місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачений, а документ
про його сплату — надійти до Державного департаменту інтелектуальної
власності протягом б місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір
вказаного збору збільшується на 50 %. Дія свідоцтва припиняється з першого
дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено;

2) невикористання торговельної марки в Україні повністю або
щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом З років від дати
публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї
публікації.

Підстави і порядок визнання недійсним свідоцтва визначені ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Підстави для визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку такі:

1) невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;

2) наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки й переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці;

3) видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється виключно в судовому порядку. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Державний департамент інтелектуальної власності повідомляє про це в своєму офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнання недійсними прав на торговельну марку потрібно відрізняти від дострокового припинення чинності цих прав (ст. 497 ЦК України). Відмінність між цими інститутами виявляється у:

1) підставах;

2) порядку (визнання недійсними прав на торговельну марку здійснюється завжди в судовому порядку, тоді як дострокове припинення їх чинності в одних випадках здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності, в інших — судом);

3) правових наслідках (на відміну від дострокового припинення чинності прав на торговельну марку, в разі визнання недійсними ці права вважаються недійсними під дати подання заявки, тобто від самого початку).

4. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення До позначень, що індивідуалізують виробника, продукцію, належать географічні зазначення. Вони є своєрідною прив'язкою виробника до місця виготовлення товару. Адже певною мірою географічне розташування, національні й соціально-економічні умови, пов'язані з виробництвом продукції, безпосередньо впливають на якість продукції, товарів та інші показники, що відрізняють їх від однорідної продукції, товарів. Так, деякі назви товарів асоціюються з певними місцевостями, що підкреслює особливі природні властивості або традиції виготовлення цих товарів. Водночас право на користування географічним зазначенням на відміну від права на торговельну марку, не є виключним правом лише одного суб'єкта інтелектуальної власності. Загалом будь-яка особа — суб'єкт підприємницької діяльності, що знаходиться в конкретному географічному місці, може використовувати географічне зазначення для позначення виготовленої продукції, яка пов'язана з природними

властивостями певного регіону. Ці властивості також можуть перебувати в зв'язку з так званим людським фактором.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші особи, визначені законом. Практика свідчить, що в більшості випадків суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є саме виробники. Це пояснюється тим, що виробники заінтересовані в охороні своєї продукції в умовах ринкової економіки, їхня мета — не допустити підробок, фальсифікації товарів, під виглядом продукції, виготовленої у регіонах з особливими природними умовами чи поєднанням таких умов з людським фактором.

Обсяг правової охорони географічного зазначення характеризується не тільки назвою географічного місця його походження, але й характеристиками товару (послуги). Адже географічне зазначення має свідчити про особливі природні властивості виготовленого товару або поєднуватися з людським фактором безпосередніх виконавців.

Використання географічного зазначення залежить від виду товару, на якісні показники якого впливають природні умови і пов'язаний з ними людський фактор.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» поділяє їх на два види:

1) просте зазначення походження товарів;

2) кваліфіковане зазначення походження товарів. Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

1) назва місця походження товару;

2) географічне зазначення походження товару.

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає в недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару.

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

1) вона є назвою географічного місця, з якого цей товар походить;

2) вона вживається як назва цього товару чи як складова цієї назви;

3) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливих властивостей порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;

4) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для цього географічного місця людським фактором;

5) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного географічного місця.

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» конкретизує перелік осіб, які мають право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару. До них належать:

1) особи або групи осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;

2) асоціації споживачів;

3) установи, які мають безпосередній стосунок до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару до Департаменту з питань інтелектуальної власності подається заявка, яка має

стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються:

1) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження;

2) висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;

3) висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості певні якості або інші характеристики товару.

Реєстрації передує науково-технічна експертиза заявки. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляється про відмову.

У разі прийняття рішення, що заявка відповідає вимогам щодо правової охорони, відомості про заявку публікуються в Офіційному бюлетені установи.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Свідоцтво про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару й назва на його використання дає право його власнику:

1) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару;

2) вживати заходи щодо заборони використання кваліфікованого зазначення походження товару особами, які не мають на це права;

3) вимагати від осіб, які порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

1) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання;

2) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця;

3) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження
товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі
однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо
походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а
також для неоднорідних товарів, якщо такс використання завдає шкоди
репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його
репутації;

4) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару як видової назви.

Розділ VIII ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Закріплення положень про договори щодо об'єктів інтелектуальної

власності потребує вирішення питання про місце цих договорів у системі договірних зобов'язань. На сьогодні сформувалося два основні підходи:

1) договори щодо об'єктів інтелектуальної власності не виділяються в самостійну групу цивільно-правових договорів;

2) у системі договірних зобов'язань цим договорам відводиться самостійне місце.

Цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань.

У 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України закріплено невичерпний перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. До таких можна віднести, зокрема, договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків або окремого доручення роботодавця, договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, договір між роботодавцем і творцем

про винагороду, договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності й розподіл винагороди.

На договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності поширюються положення ст. 32 ЦК України, відповідно до якої фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право, зокрема, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що включає в себе і право розпоряджатися такими правами.

У ч. 2 ст. 1107 ЦК України закріплено спеціальні положення про форму договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Такі договори повинні укладатися в письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Загалом, договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцен-зіата на звернення до суду за захистом свого права.

2. Ліцензія на використання об ' єкта права інтелектуальної власності

Ліцензія означає дозвіл, право. Загалом, цей термін широко застосовується у законодавстві. У цьому аспекті слід розрізняти ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності та ліцензії, що видаються на здійснення певних видів господарської діяльності, експортні (імпортні) ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Якщо в першому випадку мають місце відносини приватноправового характеру щодо надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то в другому виникають публічно-правові відносини щодо видачі компетентними державними органами

дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності чи на експорт (імпорт) певних товарів.

Для з'ясування сутності ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності варто звернутися до глави 35 ЦК України, де вміщено загальні положення про право інтелектуальної власності. У ст. 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України чи іншим законом. Отже, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є правовою формою надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі дозволу на використання відповідного об'єкта.

Ліцензія передбачає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. У ліцензії обумовлюється сфера, в межах якої ліцензіат має право здійснювати використання об'єкта. Сфера використання об'єкта визначається:

1) певними видами майнових прав, що надаються ліцензіату, й способами використання;

2) територією, на яку поширюються надані права;

3) строком дії ліцензії.

Ліцензіар — це особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, називається ліцензіатом. Ним може виступати як фізична, так і юридична особа.

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена:

1) як окремий документ;

2) як складова частина ліцензійного договору.

3. Ліцензійний договір

Важливе місце серед договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності займає ліцензійний договір. За цим договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та іншого законодавства.

У ЦК України відбулося розширення сфери застосування ліцензійного договору. Якщо в спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність розрізняється авторський договір у сфері авторського права і ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, що застосовується як до об'єктів авторського права, так і до об'єктів промислової власності. Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є одним з варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1108 ЦК України). Отже положення ст. 1108 ЦК України про ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності повинні застосовуватися і до ліцензійних договорів.

Відповідно до ч. З ст. 1109 ЦК України в ліцензійному договорі визначаються:

1) вид ліцензії;

2) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

У ліцензійному договорі мають бути чітко обумовлені права на використання об'єкта, що надаються ліцензіату, й способи такого використання. Це має важливе правове значення, оскільки вважається, що за ліцензійними договором ліцензіату надаються лише ті права щодо використання об'єкта і лише тими способами, які прямо передбачені в ліцензійному договорі.

У ліцензійному договорі визначаються розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Така плата може визначатися у формі:

1) фіксованого платежу (паушальиий платіж);

2) періодичних виплат (роялті) у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті;

3) комбінованих платежів.

Важливе значення у ліцензійному договорі відіграє строк, оскільки надане ліцензіату за цим договором право використання об'єкта права інтелектуальної власності обмежене в часі. Після спливу строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право на подальше використання відповідного об'єкта.

4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної

власності

До договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності належить договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні част-ково або в повному складі ці права відповідно до закону і на визначених договором умовах.

Цей договір спрямований на передачу всіх чи частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі. Це відрізняє розглядуваний договір від ліцензійного договору. Останній

передбачає надання ліцензіату дозволу на використання відповідного об'єкта. При цьому ліцензіар зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії. Ліцензійний договір має строковий характер — після закінчення строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. На відміну від цього, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає безповоротну передачу, іншими словами — відчуження, виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. У свою чергу, особа, яка передала відповідні виключні права інтелектуальної власності за договором, перестає бути суб'єктом переданих прав.

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається між двома сторонами. Першою стороною виступає особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на певний об'єкт. Слід звернути увагу, що такою особою може бути не тільки творець (автор, винахідник), тощо, а й інша юридична чи фізична особа, яка у встановленому порядку набула виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності (спадкоємець автора). Другою стороною виступає особа, до якої переходять відповідні виключні майнові права інтелектуальної власності. Нею може виступати як фізична, так і юридична особа.

У частині 3 ст. 1113 ЦК України закріплено обмеження щодо включення до договору про переданчу виключних майнових прав інтелектуальної власності певних умов, що викликано необхідністю охорони прав творців та їх спадкоємців при укладенні цих договорів. Якщо передбачені ч. 3 ст. 1113 ЦК України умови містяться в договорі, вони є нікчемними:

1) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не може містити умов, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК України та іншим законом;

2) умови договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не можуть обмежувати право творця на створення

інших об'єктів.

5. Договір про створення за замовленням і використання об ' єкта права інтелектуальної власності

Одним з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За цим договором одна сторона (творець — письменник, художник) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в установлений строк. Характерною ознакою цього договору, яка, зокрема, відрізняє його від ліцензійного договору, є те, що на момент його укладання відповідного об'єкта інтелектуальної власності ще не існує — створення цього об'єкта є одним з основних обов'язків творця.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності слід також відрізняти від договору підряду. В обох договорах має місце виконання певної роботи, але різним є її характер. Робота творця за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (написання роману, створення скульптури). На відміну від цього, робота підрядчика загалом не є творчою — вона має, як правило, технічний характер.

У ст. 1112 ЦК України нічого не сказано про те, чи є такий договір відплатним чи безвідплатним. Якщо в договорі сторони не визначать умову щодо його відплатності чи безвітплатності, то спрацьовуватиме закріплена ст. 626 ЦК України презумпція відплатності договору. Більше того, якщо такий договір укладається на створення і використання об'єкта авторського права, то він завжди буде відплатним, оскільки автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК України та іншим законом (ст. 445 ЦК України).

Певною специфікою характеризується суб'єктний склад договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Річ у тому, що однією із сторін цього договору завжди виступає творець — письменник, художник тощо. Відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність творцем може бути тільки фізична особа, тобто людина. Тому однією із сторін договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є фізична особа (творець).

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Згідно із ч. 4 ст. 1112 ЦК України такі умови є нікчемними.

6. Договір комерційної концесії ( франчайзингу )

Договір комерційної концесії є одним з новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. Його закріплення у цивільному законодавстві пов'язане з ринковими перетвореннями у вітчизняній економіці. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг». Саме цей термін пропонувалося закріпити у проекті ЦК України, що сприяло б уніфікації цивільного законодавства України із законодавством багатьох розвинених країн. Проте в ЦК України все ж закріпився інший термін — «комерційна концесія» (далі терміни «комерційна концесія» і «франчайзинг» вживатимуться як синонімічні).

Сьогодні законодавча база комерційної концесії в Україні перебуває на стадії формування. Договір комерційної концесії врегульований положеннями глави 76 ЦК України «Комерційна концесія». Крім цього, окремі норми про цей договір містяться у ГК України (глава 36). Для більш детального регулювання відносин за договором комерційної концесії передбачається прий-няття в Україні спеціального закону.

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передачу права користування комплесом прав, що належать правоволодільцюі. Йдеться, в першу чергу, про права на об'єкти інтелектуальної власності. Тому в структурі ЦК України положення про договір комерційної концесії розміщені поряд з нормами про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

За наявністю зустрічного майнового задоволення розглядуваний договір є відплатним, оскільки передбачає обов'язок користувача сплачувати правоволодільцю відповідну плату за користування комплексом прав.

За розподілом прав і обов'язків у зобов'язанні, що виникає за цим договором, він є двостороннім — права і обов'язки мають обидві сторони.

Природа розглядуваного договору зумовлює сферу його застосування — це підприємницька діяльність. Відповідно до закріпленого у ст. 1115 ЦК України визначення право користування комплексом прав надається з метою виготовлення або реалізації товару, надання послуг. Сторонами у договорі виступають суб'єкти підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК України). Все це вказує на підприємницький характер договору комерційної концесії.

Для договору комерційної концесії передбачена письмова форма укладання. Додаткова вимога встановлена ст. 367 ГК України — договір комерційної концесії має бути викладений у формі єдиного документа. При цьому діє спеціальне правило щодо наслідків недодержання письмової форми договору комерційної концесії — такий договір є нікчемним (ст. 1118 ЦК України).

Поряд із вимогою щодо письмової форми договору комерційної концесії ЦК України закріплює необхідність його державної реєстрації. Таку державну

реєстрацію відповідно до ч. 2 ст. 1118 ЦК України здійснює орган, що здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

У цивільному законодавстві України немає переліку істотних умов договору комерційної концесії. Проте істотною умовою цього договору, як і будь-якого цивільно-правового договору, є умова про його предмет (ст. 638 ЦК України). З огляду на визначення цього договору його предметом є комплекс належних правоволодільцеві прав. За цією ознакою договір комерційної концесії відрізняється від ліцензійного договору, який передбачає надання дозволу на використання певного конкретного об'єкта права інтелектуальної власності.

До комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії, відповідно до ст. 1116 ЦК України належать:

1) право на використання об'єктів права інтелектуальної власності;

2) право на використання комерційного досвіду й ділової репутації. Основним елементом комплексу прав, що передаються за договором

комерційної концесії, є права на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Цією обставиною зумовлене структурне розміщення глави ЦК України про договір комерційної концесії одразу після глави про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Законодавство України не передбачає переліку об'єктів права інтелектуальної власності, передавання прав на використання яких є необхідним для кваліфікації відповідного договору як договору комерційної концесії. Водночас у міжнародній практиці набула поширення позиція, відповідно до якої договір розглядатиметься як договір франчайзингу, якщо він передбачає надання права на використання засобів індивідуалізації і ноу-хау. Тому особливе місце в комплексі прав, що передаються за договором комерційної концесії, займають права на використання торговельної марки, комерційного найменування та комерційної таємниці. Поряд з цим, до вказаного комплексу прав можуть також входити права на використання інших об'єктів інтелектуальної власності (винаходи, промислові зразки, комп'ютерні програми, бази даних тощо).

У ст. 1122 ЦК України передбачено перелік особливих умов, які можуть включатися до договору комерційної концесії (так звані обмежувальні умови). Це, зокрема, умови про:

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів правоволодільця;

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів, передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Договір комерційної концесії є підставою виникнення ряду прав іобов'язків його сторін.

Основні обов'язки правоволодільця визначені у ст. 1120 ЦК України. Ця стаття закріплює дві групи обов'язків.

Першу групу становлять обов'язки правоволодільця, що виникають завжди за договором комерційної концесії. До таких належать обов'язки:

1) передати користувачеві технічну й комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії;

2) проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав.

До другої групи належать обов'язки правоволодільця, що виникають за умови, що договором комерційної концесії не передбачено інше:

1) забезпечити державну реєстрацію договору;

2) надавати користувачеві постійне технічне й консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

3) контролювати якість товарів, робіт, послуг, що виробляються користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Основні обов'язки користувача визначені у ст. 1121 ЦК України. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

1) використовувати торговельну марку та інші позначення
правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям, замовникам додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товари, роботи, послуги безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців, замовників найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Спеціальні положення щодо припинення договору комерційної концесії закріплені ст. 1126 ЦК України. Насамперед, договір комерційної концесії може бути припинено в разі відмови від нього однієї із сторін. Водночас право кожної зі сторін відмовитися від договору комерційної концесії стосується лише договорів, укладених на невизначений