Право интеллектуальной собственности на коммерческое (фирменное) наименование

Для рассмотрения права на коммерческое (фирменное) наименование следует раскрыть понятие коммерческого (наименования) как объекта этого права, порядок возникновения этого права, его содержание и субъектов. Уяснение этих вопросов является важной предпосылкой рассмотрения особенностей защиты прав на коммерческие наименования.

Коммерческое наименование – это обозначение, под которым субъект хозяйствования выступает в хозяйственном обороте и которое индивидуализирует этого субъекта среди других участников рыночных отношений.

В законодательстве определение коммерческого наименования отсутствует, что является одной из причин возникающих на практике проблем, в частности, с квалификацией действий по неправомерному использованию коммерческого наименования, определением способа защиты и т.д.

Понятие «коммерческое наименование» появилось в Гражданском и Хозяйственном кодексах Украины наряду с употребляемым долгое время в правовом обороте понятием «фирменное наименование». При этом законодатель использует эти понятия параллельно, не разграничивая их содержание. Так, термин «фирменное наименование» употребляется в ст.4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». В ХК Украины используется как термин «фирменное (коммерческое) наименование» (ст.155), так и «коммерческое наименование» (ст.159). В ГК Украины также допускается использование нескольких понятий: коммерческое (фирменное) наименование (ст. 420), коммерческое наименование (ст. 489).

Анализ норм гражданского и хозяйственного законодательства, в которых употребляются понятия «фирменное наименование» и «коммерческое наименование», а также использование законодателем формулировки «фирменное (коммерческое) наименование» свидетельствует об отождествлении этих понятий. Сохранение устоявшегося термина «фирменное наименование» (как синонима коммерческого наименования) отвечает потребностям практики, поскольку он длительное время широко использовался в законодательстве, литературе, на практике. Этот термин употребляется в законодательстве многих других стран (Российской Федерации, Республики Беларусь и т.д.), а также Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Важность сохранения термина «фирменное наименование» следует также из Положения о фирме[175] от 1927 г., которое более 70-ти лет действовало в этой сфере и использовало понятие «фирма» (фирменное наименование).

Не определено в законодательстве и четкое соотношение понятий «коммерческое наименование» и «наименование» юридического лица. Согласно ст. 90 ГК Украины, наименование должно содержать информацию об организационно-правовой форме юридического лица[176]; наименование указывается в учредительных документах юридического лица и вносится в государственный реестр юридических лиц; юридическое лицо не имеет права использовать наименование другого юридического лица. К содержанию наименований отдельных видов юридических лиц законодательством устанавливаются особые требования. Так, наименование банка должно содержать слово «банк» и указание на организационно-правовую форму (ст.15 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»). Наименование полного хозяйственного общества должно содержать имена (наименования) всех его участников, слова «полное общество», или содержать имя одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» (ч. 4 ст. 119 ГК Украины).

Требования относительно написания наименования утверждены Приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 9 июня 2004 г. № 65. Согласно этим требованиям, наименование юридического лица указывается на украинском языке. В нем не может быть использовано слово «национальный», кроме учреждений, которые приобретают статус национального учреждения согласно Указа Президента Украины от 16 июня 1995 г. Полное наименование должно включать не более 182 символов, сокращенное – 38 символов. При написании наименования используются прописные буквы украинского алфавита (А,Б,В,Г …). При этом наименование, написанное прописными (большими) буквами тождественно наименованию юридического лица, написанному большими и маленькими буквами, если эти буквы полностью совпадают[177].

Разграничивая понятия «коммерческое наименование» и «наименование», следует учитывать их сущность и назначение.

Во-первых, наличие наименования является обязательным признаком юридического лица, который в совокупности с другими признаками (организационным единством, наличием обособленного имущества и т.д.) определяет правосубъектность юридического лица, т.е. его потенциальную возможность иметь права и обязанности. Коммерческое же наименование имеет иную природу – является объектом права интеллектуальной собственности, имеющим целью индивидуализировать деятельность его обладателя в рыночных отношениях.

Во-вторых, различно социальное назначение этих двух категорий: О. Козлова отмечает, что наименование служит идентификации в общественных отношениях и важно не только для гражданского оборота, но и для отличия лица, которое участвует в общественной, образовательной, управленческой деятельности, тогда как коммерческое наименование направлено, прежде всего, на идентификацию лица в предпринимательской деятельности. Наименование выполняет функцию необходимого элемента управления экономикой государства, позволяя ввести учет и контроль за деятельностью юридических лиц[178].

Указанные отличия наименования и коммерческого наименования определяют и различия природы прав на эти объекты: право на наименование является личным неимущественным правом юридического лица, право же на коммерческое наименование как объект интеллектуальной собственности носит имущественный характер и включает в себя право на использование коммерческого наименования и другие права, указанные в ст. 490 ГК Украины. Возникновение этих прав также различно: в ходе регистрации юридического лица регистрирующий орган проводит проверку наименования на предмет тождественности с наименованиями уже зарегистрированных юридических лиц, а также на предмет использования в нем наименования органа государственной власти или местного самоуправления и т.п. (ст. 27 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»). Подобная проверка и включение в реестр для коммерческих наименований не обязательно[179], что полностью соответствует требованиям ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности о том, что фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки и регистрации. Возникновение права на коммерческое наименование связывается с моментом его первого использования.

Осложняет разграничение указанных понятий и неопределенность структуры фирменного (коммерческого) наименования. В научной литературе одни авторы, среди которых, А.П. Сергеев[180], П.П. Крайнев[181], А.С. Черепов[182], включают в фирменное наименование две части. В первой основной части указывается общеобязательный элемент – организационно-правовая форма предприятия. Вторая – вспомогательная часть содержит обозначение, которое индивидуализирует предприятие в хозяйственном обороте. Например, ООО «Акрус». Другие авторы, например, Е.Р. Кибенко, в качестве фирменного наименования рассматривают только отличительную часть и выделяют ее как составную часть всего наименования предприятия[183]. При таком подходе фирменным наименованием будет обозначение «Лана», «Айсберг», «Оболонь».

Такое разнообразие подходов приводит к проблемам установления на практике факта неправомерного использования фирменного наименования и, как следствие, снижает эффективность защиты прав на этот объект интеллектуальной собственности. Указанные обстоятельства делают необходимым законодательное определение понятия коммерческого наименования. При его формулировке следует исходить из назначения коммерческого наименования, которое служит для индивидуализации (отличия) его обладателя среди других участников коммерческого оборота. Именно в таком понимании фирменное наименование является охраняемым объектом промышленной собственности согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Если же в качестве фирменного наименования рассматривать только отличительное обозначение («Оболонь», «Аргументы и факты»), то в таком случае оно:

во-первых, уже не сможет надлежащим образом индивидуализировать субъекта хозяйствования на рынке, что будет противоречить требованиям ст. 489 ГК Украины, согласно которой коммерческое наименование должно давать возможность выделить одно лицо среди других и не вводить в заблуждение потребителей относительно его настоящей деятельности. Для соответствия указанным требованиям коммерческое (фирменное) наименование должно содержать не только отличительное обозначение, но и указывать на организационно-правовую форму юридического лица. Именно последняя определяет правосубъектность юридического лица и дозволенные ему законом виды деятельности;

во-вторых, будет совпадать с другим средством индивидуализации –словесной торговой маркой.

Поэтому для коммерческих (предпринимательских) юридических лиц коммерческое наименование и наименование могут фактически совпадать, поскольку оба для выполнения возложенных на них функций должны включать указание на организационно-правовую форму. Исходя из этого, коммерческое наименование можно рассматривать как разновидность наименования для предпринимательских организаций.

Субъекты права на коммерческое наименование определены в ст. ст. 90, 489 ГК Украины, ст. 159 ХК Украины.

Согласно ч. 2 ст. 90 ГК Украины, юридическое лицо, являющееся предпринимательским обществом, может иметь коммерческое наименование. В ст. 489 ГК Украины в качестве обладателя коммерческого наименования используется более широкое понятие «лицо». В одном из комментариев к этой статье указывается, что субъектом права на коммерческое наименование может быть любое юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность[184]. Такая трактовка понятия «лицо» охватывает не только юридических лиц, являющихся предпринимательским обществом, но и непредпринимательские общества, которым также разрешено осуществление предпринимательской деятельности на определенных условиях (ст. 86 ГК Украины).

Судебная практика трактует понятие «лицо» как субъекта права на коммерческое наименование в пределах круга юридических лиц, указанного в ст. 90 ГК Украины, а именносубъектами этого права признает исключительно предпринимательские общества[185]. Такой подход поддерживается и в научной литературе[186].

ХК Украины к субъектам права на коммерческое наименование относит как субъектов хозяйствования – юридических лиц, так и граждан-предпринимателей (ст. 159). Вопрос о целесообразности предоставления гражданину-предпринимателю права использовать коммерческое наименование является дискуссионным. Учитывая особенности правового статуса этого субъекта предпринимательской деятельности, представляется, что его коммерческим наименованием должна выступать в обязательном порядке фамилия с указанием словосочетания типа «гражданин-предприниматель», и дополнительно определенное отличительное обозначение (указывающее, например, на вид, сферу деятельности и т.д.). Использование же вымышленного отличительного обозначения (по примеру юридических лиц) создаст неопределенность относительно действительного правового статуса такого предпринимателя как участника хозяйственных отношений. Граждане-предприниматели несут ответственность по своим обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме имущества, на которое может быть обращено взыскание (ч. 1 ст. 52 ГК Украины). Поэтому их идентификация самым прямым образом влияет на участие в хозяйственном обороте. Исходя из этого, обоснованным является позиция с А.П. Сергеева, что предоставление индивидуальному предпринимателю права на использование особого фирменного наименования было бы излишней мерой, так как его индивидуализация в гражданском обороте вполне обеспечивается тем, что он выступает в нем под своим собственным именем[187]. С целью исключения смешивания коммерческих (фирменных) наименований граждан-предпринимателей, содержащих их собственные имена, конкурентное законодательство требует добавления отличительного элемента (ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»).

Филиалы, представительства, другие подразделения предпринимательских организаций не могут иметь собственного коммерческого наименования. Они осуществляют хозяйственную деятельность от имени создавшего их юридического лица, а поэтому используют его коммерческое наименование.

Имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование определены в ст. 490 ГК Украины:

· право на использование коммерческого наименования[188];

· право препятствовать другим лицам неправомерно использовать коммерческое наименование, в том числе запрещать такое использование;

· другие права, установленные законом.

Обозначая перечень имущественных прав на коммерческое наименование, законодатель не использует понятие «исключительное право», как это имеет место в отношении прав на другие объекты интеллектуальной собственности. Такое «упущение» имеет определенное объяснение. Исключительный характер права предполагает юридическую монополию его обладателя на совершение действий в отношении объекта интеллектуальной собственности. Исключительность же права на коммерческое наименование является ослабленной, что вызвано разрешением иметь одинаковые коммерческие наименования разным лицам, если это не вводит в заблуждение потребителей относительно товаров, которые они производят и (или) реализуют, и услуг, которые ими оказываются (ч. 4 ст. 489 ГК Украины).

В научной литературе подобный законодательный подход вызывает различные оценки. По мнению А.П. Сергеева, он имеет объективные основания – невозможность реализации безусловного запрета на использование различными юридическими лицами одного и того же или сходного фирменного наименования вызвана ограниченность круга тех специальных наименований, которые входят в фирму, и огромного числа предпринимателей[189]. Не соглашаясь с приведенными аргументами, О.А. Городов вариантом разрешения данной проблемы видит решение законодателя о включении в структуру фирменного наименования обязательного элемента, указывающего на месторасположение или место регистрации коммерческой организации[190].

Следует отметить, что ограничение права обладателя коммерческого наименования запрещать использование его коммерческого наименования только при наличии вероятности введения в заблуждения потребителей соответствует законодательству большинства европейских стран и связано с тем, что значительная часть юридических лиц действует в пределах отдельных городов, регионов, сел, а потому их деятельность не вводит в заблуждение потребителей, либо лица с одинаковыми фирменными наименованиями производят разные товары и предоставляют разные услуги[191], т.е. не являются прямыми конкурентами.

Для возникновения права на коммерческое наименование закон не требует соблюдения формальностей и получения охранных документов. Это право не подлежит особой регистрации, оно действует с момента первого использования коммерческого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него либо его регистрации и независимо от того, является или не является коммерческое наименование частью торговой марки (ст. 489 ГК Украины). Учредители юридического лица имеют право зарезервировать его наименование сроком на два месяца, а для ОАО – на девять месяцев. Если на протяжении указанных сроков юридическое лицо не будет зарегистрировано, запись о резервировании наименования исключается из Единого государственного реестра (ст.23 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»).

Хозяйственным и гражданским законодательством предусматривается создание реестров, в которые будут вноситься сведения о коммерческих наименованиях (ст. 159 ХК Украины, ч. 3. ст. 489 ГК Украины). Однако указанные нормы должны применяться в соответствии с требованиями ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой фирменное наименование охраняется во всех странах, присоединившихся к Конвенции, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Поэтому в случае создания указанных реестров речь будет идти только о внесении сведений о коммерческом наименовании в реестр. Эта процедура не сможет иметь правоустанавливающего характера, она предназначена выполнять в большей части информационную функцию, предоставляя сведения о существующих коммерческих наименованиях для избежания их повторения.

Коммерческое наименование не подвергается экспертизе и регистрации, подобной той, которая проводится в отношении торговых марок. При этом в ходе государственной регистрации юридического лица проводится проверка наименования юридического лица на предмет тождественности с наименованиями уже зарегистрированных юридических лиц, а также использования наименования органа государственной власти или местного самоуправления, или производных от этих наименований, или исторического государственного наименования. Таким образом, фактически происходит и опосредованная проверка коммерческого наименования. При этом законодательство о государственной регистрации юридических лиц не регламентирует условия и порядок определения тожественности наименования, что в совокупности с неопределенностью в определении и соотношении понятий «наименование» и «коммерческое наименование» делает такую проверку мало результативной и создает дополнительные конфликты в это сфере отношений.

Субъект хозяйствования может использовать сокращенное коммерческое наименование, которое также подлежит правовой охране, если обладает отличительным характером и не вводит в заблуждение третьих лиц. При этом наличие сокращенного коммерческого наименования не является обязательным. Его использование способствует лучшему запоминанию и индивидуализации субъекта хозяйствования в случае громоздкости полного наименования. Его также удобно помещать на вывесках магазина, в рекламе.

Субъект хозяйствования может зарегистрировать отличительную часть своего коммерческого наименования в качестве торговой марки. Например, предприятие ООО Издательский центр «АЛЬФА-ПРЕСС» может зарегистрировать торговую марку «Альфа-Пресс» и получить соответствующее свидетельство. В этом случае и коммерческое наименование, и торговая марка являются отдельными объектами интеллектуальной собственности и пользуются самостоятельной правовой охраной. При этом законом не допускается регистрация в качестве торговой марки чужого известного коммерческого наименования в отношении таких же или родственных товаров и услуг (ч. 3 ст. 6Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Рассмотрев понятия торговой марки и коммерческого (фирменного) наименования, права на эти объекты интеллектуальной собственности, важно провести различия между ними. Они имеют важное значение для квалификации правонарушений, связанных с использованием того или иного отличительного обозначения, решения споров о столкновении прав на торговую марку и коммерческое наименование, правильного выбора способа защиты прав на эти объекты.

Основные отличительные признаки правового режима торговых марок и коммерческих наименований заключаются в следующем:

· торговые марки различают товары и услуги, а коммерческие (фирменные) наименования – их производителя – субъекта хозяйствования. Например, торговая марка – «Світоч», а коммерческое наименование – АО «Фабрика - Світоч»;

· правовая охрана торговых марок предоставляется на основе государственной регистрации торговой марки, а право на коммерческое наименование возникает с момента первого использования данного обозначения и охраняется без регистрации;

· в качестве коммерческого наименования выступает обычно словесное обозначение, а в виде торговой марки – более широкий круг обозначений, в том числе объемных, изобразительных и т.д.;

· различны условия охраноспособности коммерческого наименования и торговой марки;

· право на коммерческое наименование носит бессрочный характер, а срок действия права на торговую марку определяется ограниченным сроком действия свидетельства на торговую марку;

· право на торговую марку может быть предметом передачи на основании ряда договоров (лицензионного договора, договора коммерческой концессии), а права интеллектуальной собственности на коммерческое наиме­нование передаются другому лицу лишь вместе с целостным имущественным комплексом лица, которому эти права принадлежат, или его соответствующей частью.

Торговая марка и коммерческое наименование имеют сходство еще с одним индивидуализирующим обозначением – указанием происхождения товара [192]. Основное отличие между ними состоит в том, что торговая марка и коммерческое наименование отражают связь с конкретным производителем товара, а указание происхождения товара – с особыми свойствами географического места, где товар произведен. Последнее предназначено для индивидуализации уникальных товаров, производимых в определенном географическом месте и обладающих особыми природными свойствами. Географическим местом является любой географический объект с официально определенными границами, в частности, страна, регион как часть страны, населенный пункт, местность. Государственная регистрация указания происхождения товара не наделяет владельца свидетельства исключительным правом, поскольку при наличии предусмотренных законом условий это право может быть предоставлено любому заинтересованному лицу. Право на использование зарегистрированного указания происхождения товара имеют лицо или группа лиц, которые производят товар, особые свойства, качество, репутация которого связаны с этим географическим местом; ассоциации потребителей; учреждения, имеющие непосредственное отношение к производству или изучению определенных продуктов, товаров, технологических процессов или географических мест (ч. 1 ст. 9 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров»). Указание происхождения товара может быть включено в торговую марку субъекта, имеющего право использовать такое указание, но только в качестве неохраняемого элемента торговой марки (ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Коммерческое наименование следует отличать и от такого объекта как коммерческое обозначение. Это понятие в законодательстве Украины не закреплено, хотя на практике используется. Интересным в связи с этим представляется опыт законодательного регулирования РФ. Согласно ст. 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (ст. 1539). Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (ст. 1540 ГК РФ). Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака (ст. 1541 ГК РФ).

Таким образом, коммерческое обозначение – охраняемое без специальной регистрации обозначение, используемое правообладателем для индивидуализации торгового, промышленного или иного предприятия. В качестве коммерческого обозначения могут охраняться названия торговых центров, ресторанов, кафе, ночных клубов, магазинов, автозаправок и т.д.[193].