Способы защиты права интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Защита прав изобретения, полезные модели, промышленные образцы обеспечивается применением соответствующей системы способов защиты. Общие способы защиты прав предусмотренные в нормах ст. 16 ГК Украины и ст. 20 ГК Украины. Среди них наиболее востребованы на практике следующие меры государственно-принудительного характера: признание права, прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков. Поэтому остановимся на характеристике именно этих способов.

Признание права – способ защиты, применяемый в случае отрицания, непризнания права на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Такие действия третьего лица затрагивают интересы обладателя права, поскольку создают неопределенность в его правовом положении, в отношениях с другими субъектами патентных отношений. Данный способ защиты является эффективным в связи с нарушениями, например, права авторства, непризнанием права преждепользования. Так, в случае исключении из числа соавторов лица, которое принимало творческое участие в создании технического решения, подачи заявки на выдачу охранного документа от своего имени только одним из соавторов, именно признание права является наиболее приемлемой мерой защиты интересов автора.

Для предъявления требования о признании права достаточным является доказательство факта непризнания права.

Прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты широко применяется при нарушении прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Он направлен на прекращение неправомерных действий нарушителя, предотвращение их вредных последствий в будущем, устранение препятствий в осуществлении права. Для предъявления требования о прекращении действий, нарушающих право, правообладатель должен доказать факт совершения противоправных действий. Установление такого факта является необходимой предпосылкой и основанием для применения к нарушителю иных мер защиты (например, восстановления положения, существовавшего до нарушения).

Результатом применения данного способа защиты является прекращение нарушителем производства, продажи, иного введения в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения, промышленного образца.

ХК Украины устанавливает более широкую сферу применения этого способа защиты, формулируя его как «прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» (ч. 2 ст. 20). Возможность требовать прекращения действий, которые создают угрозу нарушения, имеет важное значение для обеспечения своевременной и эффективной защиты прав на изобретения и промышленные образцы, позволяет предотвратить введение контрафактной продукции в хозяйственной оборот, уменьшить размер расходов правообладателя на пресечение нарушения, на судебную защиту и т.д.

Возмещение убытков [131]–мера ответственности, применение которой направлено на восстановление имущественного положения обладателя прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Для применения этой меры ответственности необходимо установить противоправность поведения нарушителя, наличие убытков, наличие причинной связи между противоправным поведением и причиненными убытками, вину правонарушителя. Первые три условия привлечения к ответственности обязан доказать потерпевший правообладатель, четвертое условие – вина нарушителя – презюмируется. Лицо считается виновным в совершении правонарушения, пока не докажет отсутствие своей вины. Согласно ч. 2 ст. 614 ГК Украины отсутствие своей вины доказывает лицо, нарушившее обязательство.

Возмещение убытков, причиненных нарушением патентных прав, позволяет, с одной стороны, компенсировать потери патентовладельца, других субъектов патентных отношений, восстановить их имущественное положение, а с другой, – оказать предупредительное и воспитательное воздействие на правонарушителей.

Точное исчисление и доказывание размера убытков, причиненных нарушением прав патентовладельца, сопряжено с трудностями, которые обусловлены спецификой самого объекта посягательства в силу его нематериального характера, недостаточной развитостью и особенностью рынка исключительных прав на торговую марку, другими факторами.

Общая структура убытков определена в ст. 22 ГК Украины и ст. 225 ХК Украины. В ст. 22 ГК Украины определены два вида убытков:

1) расходы, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы для восстановления своего нарушенного права (реальные убытки);

2) доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По общему правилу, установленному в ч. 3 ст. 22 ГК Украины, убытки возмещаются в полном объеме, т.е. и реальные убытки и упущенная выгода.

ХК Украины в состав убытков, причиненных хозяйственным правонарушением, относит:

1) стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества, определенная в соответствии с требованиями законодательства;

2) дополнительные расходы (штрафные санкции, уплаченные другим субъектам, стоимость дополнительных работ, дополнительно израсходованных материалов и т.п.), понесенных стороной, которая понесла убытки вследствие нарушения обязательства другой стороной;

3) неполученная прибыль (утраченная выгода), на которую сторона, понесшая убытки имела право рассчитывать при надлежащем выполнении обязательства другой стороной;

4)материальная компенсация морального вреда в случаях, предусмотренных законом.

Законодательство не предусматривает особенностей определения размера убытков, причиненных нарушением прав патентовладельца. На практике в качестве таковых понимаются затраты (расходы) собственника патента, оказавшиеся нецелесообразными вследствие нарушения патента, поскольку нарушитель удовлетворил спрос на рынке такой продукции[132]. Одним из подходов к определению размера упущенной выгоды на практике является также оценка убытков на основе формально-условной лицензии[133]. Речь идет об исчислении убытков исходя из среднерыночных платежей за договорное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (т.е. учитывается вознаграждение, которое было бы выплачено обладателю владельцу патента, если бы нарушитель заключил с ним соответствующий договор, например, лицензионный договор). Более сложным с точки зрения доказывания размера упущенной выгоды является определение размера доходов, недополученных патентовладельцем в результате снижения объема реализации его продукции, связанного с появлением на рынке контрафактной продукции по более низкой цене. В этом случае правообладатель должен обосновать отсутствие иных причин снижения объемов продаж его продукции (ее сезонность, общеэкономические факторы, непрофессионализм работников потерпевшего субъекта хозяйствования и т.д.).

К основным факторам, которые должны учитываться при расчете размера убытков, понесенных владельцем патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, относятся:

· объемы контрафактной продукции, изготовленной нарушителем,

· длительность нарушения прав патентовладельца,

· качество контрафактной продукции

· степень насыщения рынка контрафактной продукции,

· традиционные ставки роялти (вознаграждения за использование запатентованного объекта) на аналогичную продукцию[134].

Признание недействительным патента – способ защиты, конкретизирующий общий способ «признание полностью или частично недействительными актов органов государственной власти…» (ст. 20 ХК Украины). Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец предполагает признание недействительным решения Государственного департамента интеллектуальной собственности о государственной регистрации торговой марки, на основании которого такой патент был выдан (ст. ст. 12, 14 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Требование о признание недействительным патента может предъявляться и как самостоятельное требование, и наряду с другими способами защиты. Нередко ответчик, в отношении которого предъявлено требование о прекращении действий, нарушающих права патентовладельца, использует требование о признании патента истца недействительным в качестве встречного иска.

Патент признается недействительным в судебном порядке. Основания для признания патента недействительным предусмотрены нормами ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»:

· несоответствие запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности (такими условиями для изобретения являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; для полезной модели – новизна, промышленная применимость, промышленного образца – новизна). Закрепляя указанное основание для признания патента недействительным, законодательство не решает вопросов, связанных с последствиями такого признания. Речь идет прежде всего об имущественных последствиях, наступающих для патентовладельца в результате признания патента недействительным. Например, владелец патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец мог заключить лицензионный договор, лицензиат (пользователь) – вложить значительные средства в подготовку внедрения и использования объекта в производстве и т.д. Учитывая, что обязанность проверки соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности и квалификации объекта возложена законодательством на специальный государственный орган – Государственный департамент интеллектуальной собственности, в литературе считается логичным, чтобы имущественные потери, причиненные владельцу патента, возмещались этим государственным органом[135];

· наличие в формуле изобретения, полезной модели признаков, отсутствующих в поданной заявке, наличие в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в поданной заявке;

· нарушение правил патентования изобретения в иностранных государствах (согласно этим правилам, заявитель должен предварительно подать заявку на изобретение в Государственный департамент ИС Украины и только по истечении трех месяцев при отсутствии уведомления об отнесении заявленного изобретения к государственной тайне, может патентовать изобретение в других государствах (ст. 37 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»);

· выдачи патента вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц (выдачи патента на промышленный образец вследствие подачи заявки с нарушением прав на торговую марку, зарегистрированную ранее другим лицом).

Наряду с общими способами защиты законодатель предусматривает специальные способы защиты прав интеллектуальной собственности (ст. 432 ГК Украины). К ним относятся меры государственно-принудительного воздействия, включающие как меры защиты, так и меры ответственности:

Согласно ст.432 ГК Украины к таким способам относятся:

· применение безотлагательных мер по предупреждению нарушения права интел­лектуальной собственности и сохранности соответствующих доказательств – мера защиты, направленная на оперативное предупреждение и пресечение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения прав на торговые марки и коммерческие нарушения, а также сохранение соответствующих доказательств их совершения. Оперативная реализация этого способа защиты является гарантией недопущения и пресечения правонарушений, уменьшения размера причиненного нарушением вреда, минимизации затрат потерпевшего лица на судебную защиту его прав. Перечень безотлагательных мер в законодательстве о торговых марках и коммерческих наименованиях не предусмотрен. Поэтому их применение должно основываться на нормах ХПК Украины о «предупредительных мерах» (раздел V-1). К таковым ст. 43-2 ХПК Украины относит: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых происходят действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество, принадлежащее лицу, в отношении которого применены предупредительные меры. Предъявляя требование о применении безотлагательных мер по предупреждению нарушения, потерпевший патентовладелец должен указать мотивы для их применения, а также обосновать, что неприменение таких мер затруднит или сделает невозможным принятие решения суда по данному спору;

· приостановка пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт либо экспорт которых осуществляется с нарушением права интеллектуальной собственности – способ защиты, порядок применения которого регулируется нормами Таможенного кодекса Украины (глава 45 «Особенности перемещения через таможенную границу Украины товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности», ст. 345 «Перемещения товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности»), а также детализирующими нормами ряда подзаконных актов[136]. Данный специальный способ защиты в отношении объектов патентного права применяется только применительно к промышленным образцам. Контроль за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих изобретения и полезные модели, не осуществляется, поскольку работникам таможенный органов, проводившим такой контроль, крайне сложно установить наличие или отсутствие факта использования контрафактных изобретений и полезных моделей. Подобная практика характерна и для других стран[137];

· изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в граж­данский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности и уничтожение таких товаров; изъятие из гражданского оборота материалов и орудий, использовавшихся преимущественно для изготовления товаров с нарушением права интеллектуальной собственности – способы защиты, направленные на пресечение и предотвращение дальнейшего введения в хозяйственный оборот контрафактной продукции, а также на исключение возможности их повторного производства. Особенности и порядок реализации данного способа защиты в специальном патентном законодательстве не детализированы, что препятствует их эффективному применению на практике;

· применение разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за не­правомерное использование объекта права интеллектуальной собственности – мера ответственности, являющаяся альтернативным возмещению убытков способом восстановления имущественного положения патентовладельца. Условием ее применения выступает лишь факт противоправного поведения нарушителя, обоснования же точного размера имущественных потерь не требуется. Конкретный размер разового денежного взыскания в законах об охране прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы не предусмотрен, равно как не предусмотрена и сама возможность применения такой ответственности. Для сравнения следует отметить, что согласно авторскому законодательству размер такого взыскания (компенсации) составляет от 10 до 50000 минимальных заработных плат (ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»). Отсутствие детализации размеров разового денежного взыскания на уровне специального закона является причиной неприменения этой санкции для защиты прав на средства индивидуализации. Так, ВХС Украины поддерживает позицию местных хозяйственных судов, которые не признают возможность применения этого взыскания при нарушении патентных прав[138]. Ссылки потерпевшего субъекта на аналогию закона судами не принимаются во внимание (имеется в виду аналогия с нормами Закона Украины «Об авторском праве и смежных прав). Однако, такой подход, не учитывает, что норма ст. 432 ГК Украины, закрепляющая применение данного взыскания, является общей нормой и должна применяться для защиты прав на все объекты интеллектуальной собственности. В противном случае, возможности обладателя прав на торговую марку и коммерческое наименование оказываются сильно ограниченными по сравнению с возможностями обладателя авторских прав. Не имея права воспользоваться одноразовой компенсацией, потерпевшие патентовладельцы находятся в неравном положении с субъектами авторских прав в части восстановления имущественного положения, поскольку способ защиты в виде взыскания убытков является малоэффективным в применении, учитывая сложности в определении и обосновании размера убытков;

· опубликование в средствах массовой информации сведений о нарушении права интеллектуальной собственности и содержании судебного решения о таком нарушении – мера защиты, позволяющая привлечь внимание общественности к правонарушению, придать известности имя (наименование) нарушителя. Такая публикация осуществляется за счет нарушителя. Законодатель не определяет порядка выбора источника опубликования. В судебной практике сложился подход, согласно которому публикация информации о нарушении и содержании судебного решения может быть возложена в судебном порядке лишь на специализированные издания. Все другие издания, в частности газету «Юридическая практика» суд не вправе обязывать осуществлять такую публикацию, поскольку право выбора тем для публикации принадлежит исключительно издательству. Истец может обратиться к этой газете в общем порядке с предложением напечатать то или иное судебное решение[139]. Представляется, что опубликование информации о нарушении прав патентовладельца должна публиковаться наряду со специализированным изданием Государственного департамента интеллектуальной собственности («Промислова власність»), который издается ограниченным тиражом, и в общественно-правовой литературе, что обеспечит достижение требуемого результата оповещения потребителей, других участников хозяйственного оборота.

Круг лиц, имеющих право требовать применения указанных выше способов защиты, законодательством четко не определен. Нормы о содержании прав на изобретение, полезную, модель, промышленный образец (ст. 464 ГК Украины, ч. 3 ст. 20 Закона «Об охране прав на изобретения и полезные модели»), наделяют патентовладельца исключительным правом препятствовать неправомерному использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца, в том числе запрещать такое использование. Реализация указанного права направлена на защиту прав патентовладельца в случае их нарушения.

Вопрос о возможности инициирования применения способов защиты патентных прав не патентовладельцем, а лицом, получившим право на использование объекта на основании договора (например, лицензиатом в лицензионном договоре) в законодательстве однозначно не решен. В ч. 2 ст. 34 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», которая называется «Нарушение прав владельца патента» закреплено следующее положение: «По требованию владельца патента такое нарушение должно быть пресечено, а нарушитель обязан возместить владельцу патента причиненные убытки. Требовать восстановления нарушенных прав владельца патента может с его согласия также лицо, которое приобрело лицензию». Норма аналогичного содержания имеется и в ч. 2 ст. 24 Закона «Об охране прав на промышленные образцы».

Анализ указанных норм позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, лицензиат вправе обращаться за защитой нарушенных патентных прав только при наличии согласия патентовладельца[140]. Во-вторых, лицензиат вправе требовать применения не всех известных способов защиты, а только восстановления нарушенных прав. При этом содержание такого способа защиты закон не уточняет. Представляется, что формулировка «восстановление нарушенных прав » имеет в данном контексте широкое содержание и охватывать как способ защиты гражданских прав в виде «восстановления положения, существующего до нарушения», так и меру ответственности в виде возмещения убытков, направленную на компенсацию понесенных в результате неправомерного использования изобретения имущественных потерь, т.е. восстановление имущественного положения патентовладельца и лицензиата. В-третьих, лицензиат вправе обращаться за защитой не своих прав, а прав патентовладельца.

Такой подход вряд ли соответствует интересам лицензиата, особенно, если речь идет об исключительной лицензии, которая выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта патентного права в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере (ч.3 ст. 1108 ГК Украины). Получается, что защищать права на использование объекта, полученные по договору, без надлежащего разрешения лицензиара лицензиат не имеет права. Такой подход ущемляет права и интересы лицензиата, делает его незащищенным субъектом патентных отношений, негативно сказывается на договорных отношениях в патентом праве. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных стран. Так, Закон Республики Молдова «О патентах на изобретения» закрепляет, что требования к нарушителю прав патентообладателя могут быть предъявлены также обладателем исключительной лицензии (ч. 5 ст. 35 Закона)[141]. Согласно ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными для защиты прав патентовладельца.