Вопрос 327

Подлежит ли регистрации в Роспатенте "смешанный" договор, содержащий в себе положения как лицензионного, так и дистрибьюторского договоров?

Ответ.

Ответ можно найти в Постановлении от 16 января 2013 по делу N А40-13397/12-26-107 ФАС Московского округа.

SKYY Spirits LLS (организация-правообладатель) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 10.10.2011, а также об обязании Роспатента восстановить в Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 874767.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2012 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012 решение суда отменено. Заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным судом Постановлением, компания "Эсмингтон Корпорэйшн" обратилась в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, оставив решение суда в законной силе.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, суд не находит оснований для отмены Постановления апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 20.12.2004 Международным бюро ВОИС на имя SKYY Spirits LLC осуществлена международная регистрация N 874767 комбинированного товарного знака со словесным элементом "SKYY" с конвенционным приоритетом от 26.07.2004 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

26 мая 2011 года в Палату по патентным спорам Роспатента от компании "Эсмингтон Корпорейшн" поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

Рассмотрев поступившее обращение, Роспатент 10.10.2011 принял решение, согласно которому правовая охрана товарного знака со словесным элементом " SKYY " по международной регистрации N 874767 на территории Российской Федерации досрочно прекращена.

Посчитав решение Роспатента незаконным, правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из надлежащего уведомления о дате и месте заседания Коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента; указал на то, что организация как правообладатель не представила отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также указал на отсутствие доказательств использования спорного товарного знака.

Суд также отметил то обстоятельство, что компания "Эсмингтон Корпорейшн" является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 874767.

Отменяя решение суда, Девятый арбитражный апелляционный суд указал на то, что Роспатент направил в адрес организации и ее представителя - Notarbartolo & Gervasi S.P.A.C. уведомления от 08.06.2011 о назначении заседания Коллегии Палаты по патентным спорам на 22.08.2011, которые были получены только последним.

Пунктом 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, установлено, что уведомление о принятии заявления к рассмотрению и о дате рассмотрения направляется в адрес правообладателя. Возможность направления данного документа в адрес представителя правообладателя указанными Правилами не предусмотрена.

Роспатент не представил в материалы дела доказательства о получении правообладателем уведомления о рассмотрении поступивших возражений.

Относительно неиспользования спорного товарного знака на территории Российской Федерации суд апелляционной инстанции отметил следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицензиатом, или лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Судом установлено, что спорный товарный знак по международной регистрации N 874767 представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения бутылки синего цвета, в центре которого расположены словесные элементы "SKYY" и "VODKA", выполненные один под другим заглавными буквами белого цвета.

Продукцию "водка" в зарегистрированном сегменте рынка организация производит за пределами территории Российской Федерации и с целью ее реализации в России последним с компанией "Кампари Интернешнл О.А.М" и ООО "Васко СНГ" были заключены дистрибьюторские договора от 13.12.2007, по условиям которых данные организации реализуют товар под товарным знаком N 874767.

Кроме того, организация представила в материалы дела лицензионный договор с компанией "Кампари Интернешнл С.А.М" от 31 января 2007 г., согласно которому предоставила последнему исключительное право на распространение и продажу водки "SKYY Vodka" в Российской Федерации.

Позиция Роспатента о том, что лицензионный договор от 31 января 2007 г. не зарегистрирован данным государственным органом и не может являться недействительным, исследовалась Девятым арбитражным апелляционным судом и обоснованно отклонена.

Как правильно указал суд, данный договор является смешанным и содержит в себе положения как лицензионного, так и дистрибьюторского договоров, что не запрещено действующим российским законодательством.

Поскольку компания не осуществляет производство товара "SKYY Vodka" с использованием оспариваемого товарного знака, договор в этой части не подлежит регистрации в Роспатенте. В части, относящейся к условиям дистрибьюции готовой продукции, производимой организацией, российское законодательство не ставит в зависимость действительность этих положений договора от факта регистрации договора в Роспатенте.

Относительно заинтересованности компании "Эсмингтон Корпорейшн" суд установил, что данная компания является правообладателем в Российской Федерации товарного знака N 414566, зарегистрирован словесный товарный знак "SKY-HI" для товаров 33 класса МКТУ - "алкогольные напитки" (за исключением пива) и товарного знака N 416956 по которому зарегистрирован словесный элемент "SKYY" на синем фоне для товаров 32 класса МКТУ - "пиво и пивные коктейли".

Роспатент, рассматривая обращение компании "Эсмингтон Корпорейшн", посчитал, что спорный товарный знак, принадлежащий организации, является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими указанной компании.

В то же время, как правильно отметил суд апелляционной инстанции, Роспатент не принял во внимание то обстоятельство, что товарные знаки N 414566 и N 416956 зарегистрированы позднее международной регистрации товарного знака N 874767.

Продукция, в отношении которой зарегистрированы сопоставленные товарные знаки, компанией "Эсмингтон Корпорейшн" не производится, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ установлено, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в связи с его неиспользованием только в том случае, если лицо, подавшее заявление о досрочном прекращении правовой охраны, является лицом заинтересованным.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Девятый арбитражный апелляционный суд обоснованно посчитал, что компанию "Эсмингтон Корпорейшн", с учетом имеющихся в материалах дела доказательств, нельзя признать лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака N 874767.

У суда кассационной инстанции при данных обстоятельствах не имеется правовых оснований для отмены вынесенного судом Постановления.