Вопрос 253

Могут ли действия по подаче заявки на регистрацию товарного знака и связанные с ними расходы рассматриваться как основания для исчисления убытков, понесенных истцом в суде?

Ответ.

Не могут, что подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 28 апреля 2012 г. N 09АП-6083/2012-ГК по делу N А40-106024/11-12-783.

Компания "Хеппи Беби Прожект Лимитед" (HAPPY BABY PROJECT LIMITED) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам ООО "Мир детства" и ООО "Фирма патентных поверенных "ИННОТЭК" о взыскании 940440 рублей убытков, причиненных в результате подачи ООО "Мир детства" заявки на регистрацию обозначения "Happy Baby" в качестве товарного знака в отношении 12 класса МКТУ (велосипеды; верх откидной для детских колясок, а также детские коляски; сани; сиденья безопасные детские (автомобильные кресла); чехлы для детских колясок).

Заявление мотивировано тем, что ответчик при осуществлении действий по подаче заявки N 2010724592 на регистрацию словесного обозначения "Happy Baby" в качестве товарного знака злоупотребил своими правами, тем самым причинил истцу убытки, выраженные в организации защиты нарушенного права путем привлечения квалифицированных специалистов в области защиты интеллектуальных прав.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2012 в части требований к ООО "Фирма патентных поверенных "ИННОТЭК" производство по делу прекращено в связи с отказом компании "Хеппи Беби Прожект Лимитед" от иска к данному ответчику.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 02.02.2012 исковые требования удовлетворены в заявленном размере.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 02.02.2012 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

Заявитель полагает недоказанным факт причинения убытков истцу действиями по подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Ответчик ссылается на отсутствие необходимости истцу предпринимать юридически значимые действия до момента регистрации исключительного права ответчика на спорный товарный знак.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, правообладателем товарных знаков "Happy Baby" по свидетельствам от 07.07.2007 N 354540 и от 17.06.2007 N 353002 является компания "Хеппи Беби Прожект Лимитед".

Ответчиком была подана заявка N 2010724592 в Роспатент на регистрацию обозначения "Happy Baby" в качестве товарного знака в отношении 12 класса МКТУ (велосипеды; верх откидной для детских колясок, а также детские коляски; сани; сиденья безопасные детские (автомобильные кресла); чехлы для детских колясок).

Полагая, что действиями ответчика по подаче заявки на регистрацию товарного знака истцу причиняется ущерб, компания "Хеппи Беби Прожект Лимитед" обратилась с иском по настоящему делу.

В подтверждение размера убытков истцом представлены договор от 11.04.2011 N 11-04/11-12, выписка по счету клиента от 28.09.2011, расходный кассовый ордер от 28.09.2011 и выписка по счету от 18.11.2011.

Суд первой инстанции, посчитав факт несения убытков истцом доказанным, удовлетворил исковые требования.

Суд апелляционной инстанции полагает выводы суда о наличии убытков истца, причиненных ответчиком, ошибочными.

Пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Основанием применения мер имущественной ответственности в виде возмещения убытков является наличие состава гражданского правонарушения, включающего: факт причинения убытков, противоправность поведения виновного лица, причинно-следственную связь между первым и вторым элементами, доказанность размера понесенных убытков.

Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено при установлении совокупности всех указанных элементов.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Судебная коллегия полагает, что истцом не доказано наличие оснований для взыскания убытков.

Представленный истцом договор от 11.04.2011 N 11-04/11-12 на предоставление юридических услуг апелляционный суд оценивает как сделку, заключенную при осуществлении иностранным юридическим лицом своей хозяйственной деятельности, в том числе по использованию товарных знаков по свидетельствам от 07.07.2007 N 354540 и от 17.06.2007 N 353002. Истцом не доказано, что расходы, понесенные по данному договору, отвечают требованиям статьи 15 ГК РФ и возникли по вине ответчика, подавшего заявку на регистрацию товарного знака.

Как следует из статьи 1480 ГК РФ, государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1492 ГК РФ заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

Пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 299), действовавшим в период подачи заявки ответчиком, а также ныне действующим Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218) к компетенции Роспатента относится прием заявок на государственную регистрацию товарного знака, проверка соответствия заявок нормативным требованиям и выдача свидетельств, подтверждающих исключительные права на товарный знак.

Таким образом, государство сформировало законодательно-правовой порядок регистрации товарных знаков, предотвращающий нарушение прав правообладателей.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В рассматриваемом случае угроза нарушения не связана с подачей заявки на регистрацию товарного знака, не соответствующей критериям охраноспособности, поскольку, в случае ошибочной регистрации знака Роспатентом, правообладатель вправе в установленном законом порядке оспорить регистрацию.

В действиях ответчика отсутствует противоправность в связи с тем, что закон не ограничивает право любого заявителя на подачу заявки.

Законом не предусмотрена возможность направления возражений на стадии проведения экспертизы товарного знака. Подав заявку на регистрацию товарного знака, ответчик проявил законную осмотрительность до начала использования обозначения, заявил его в качестве товарного знака.

Из материалов дела не усматривается использование спорного обозначения ответчиком.

Придя к вышеуказанным выводам, судебная коллегия учитывала правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 2578/09.

По мнению суда апелляционной инстанции, судом первой инстанции применен закон, не подлежащий применению, а именно Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон), поскольку между сторонами отсутствуют конкурентные отношения.

В силу подпункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Поскольку отсутствует приобретение исключительных прав ответчиком и их использование, ссылаться на недобросовестную конкуренцию, по мнению апелляционного суда, преждевременно.

Ссылаясь на факт злоупотребления правом со стороны ответчика, суд первой инстанции указывает: "...что при очевидной идентичности заявленного обозначения "Happy Baby" и зарегистрированных товарных знаков ответчик привлек профессионального специалиста с целью регистрации обозначения в качестве товарного знака, что изначально предполагает наличие умысла на нарушение прав истца".

В то же время положения статьи 1483 ГК РФ и Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат понятие идентичности обозначений, а только "тождество" или "сходство".

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает апелляционную жалобу ответчика подлежащей удовлетворению.

Поскольку при принятии решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2012 подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков.