Вопрос 236

Возможен ли отказ в защите права лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака)?

Ответ.

Невозможен, что подчеркнуто ВАС РФ в Определении от 17 февраля 2012 г. N ВАС-16577/11.

ООО "Лина" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Макдоналдс" о взыскании 1000000 рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ", о запрете ответчику размещать обозначение "С пылу, с жару" на упаковках реализуемых товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) и обязании ответчика уничтожить использующуюся для введения в оборот товаров 30 класса МКТУ упаковку с размещенным на ней обозначением "С пылу, с жару".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 решение от 05.03.2011 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 указанные судебные акты оставлены без изменения.

Между тем судами не учтено следующее.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ).

Отказ в иске по приведенному основанию прямо противоречит нормам Гражданского кодекса и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 26.03.2009 N 5/29).

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 также разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку в судебных актах отсутствует вывод о злоупотреблении правом со стороны истца при государственной регистрации его товарного знака и в материалах дела такие доказательства отсутствуют, суд не вправе был отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.