Вопрос 86

Что делать, если право заявителя на обращение с ходатайством о предоставлении шестимесячного срока для обращения с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака было заведомо ограничено, поскольку правовая охрана товарного знака была досрочно незаконно прекращена?

Ответ.

Если незаконность досрочного прекращения действия товарного знака будет доказана, то данный срок будет продлен, что следует из дела, в котором подобная ситуация была судом рассмотрена и оценена (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2007 г. N 09АП-15249/2007-АК).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2007 отказано в удовлетворении заявления ООО "ЭТСУН" о признании незаконными действий Роспатента, выразившихся в отказе в продлении срока действия регистрации товарного знака "MARYAM" по свидетельству N 147395, и отказе в удовлетворении ходатайств о предоставлении 6-месячного срока после истечения срока действия регистрации для продления срока действия регистрации товарного знака и о восстановлении указанного срока в связи с его пропуском по уважительной причине.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемого судебного акта.

Как усматривается из материалов дела, регистрация товарного знака "MARYAM" по заявке N 96704906/50 с приоритетом от 17.04.1996 была произведена 16.10.1996 за номером 147395 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ на имя ЗАО "ЭТСУН", Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "MARYAM" по свидетельству N 147395 полностью по причине его неиспользования непрерывно на территории Российской Федерации в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Рассмотрев в отсутствие правообладателя указанное заявление, Палата по патентным спорам приняла решение от 22.08.2005, которым досрочно прекратила правовую охрану товарного знака.

Данное решение Палаты было оспорено ЗАО "ЭТСУН" в Арбитражном суде г. Москвы, решением которого от 08.06.2006 по делу N А40-228/06-110-5 обществу было отказано в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2006 названное решение отменено, решение Палаты от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ "чай" по свидетельству N 147395 ЗАО "ЭТСУН" признано недействительным.

Судом кассационной инстанции 28.02.2007 означенное Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменено, дело передано в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2007 решение Палаты от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ "чай" по свидетельству N 147395 ЗАО "ЭТСУН" признано недействительным.

После принятия судом апелляционной инстанции 31.10.2006 постановления о признании недействительным решения Палаты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 22.11.2006 ЗАО "ЭТСУН" (ООО "ЭТСУН") обратилось в ФГУ ФИПС с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака "MARYAM" по свидетельству N 147395.

Письмом ФГУ ФИПС от 05.12.2006 N 42/10спр 7696 в удовлетворении заявления отказано.

18.12.2006 общество обратилось в Роспатент с заявлением, в котором не согласилось с решением ФГУ ФИПС об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока действия регистрации товарного знака, просило восстановить шестимесячный срок для подачи ходатайства о продлении срока регистрации товарного знака и продлить срок действия регистрации товарного знака.

Роспатент письмом от 24.01.2007 N 23/15-13042 сообщил заявителю о правомерности действий ФГУ ФИПС, указав при этом, что правовая неопределенность в статусе товарного знака, которая была обусловлена оспариванием в судебном порядке решения Палаты по патентным спорам, не может расцениваться как препятствие для подачи соответствующего ходатайства о предоставлении шестимесячного срока после истечения срока действия регистрации товарного знака.

В данном письме Роспатент указал на то, что правообладатель имел право обратиться с ходатайством о продлении срока действия регистрации товарного знака начиная с 17.04.2005, притом что решение Палаты о прекращении правовой охраны товарного знака утверждено лишь 22.08.2005. Возможность восстановления срока действия регистрации товарного знака после истечения срока, установленного для осуществления данных действий, не предусмотрена Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания (том 1, л.д. 19).

Суд апелляционной инстанции считает отказ Роспатента в продлении срока действия регистрации товарного знака "MARYAM" по свидетельству N 147395 и отказ в удовлетворении ходатайств о предоставлении 6-месячного срока после истечения срока действия регистрации для продления срока действия регистрации товарного знака и о восстановлении указанного срока незаконными основываясь на нижеследующем.

Согласно статье 16 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

В соответствии с пунктом 1 Правил продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам N 27 от 03.03.2003, регистрация товарного знака и знака обслуживания в соответствии со статьей 16 Закона действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак каждый раз на десять лет.

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что срок действия регистрации товарного знака может быть продлен только по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак.

Между тем в настоящем случае, как следует из изложенных выше обстоятельств, ввиду досрочного прекращения правовой охраны товарного знака у заявителя в период действия решения Палаты по патентным спорам от 22.08.2005 отсутствовала предусмотренная Законом о товарных знаках возможность обращения в Роспатент с ходатайством о продлении срока, поскольку общество в указанный период по не зависящим от него причинам не являлось правообладателем.

Следовательно, право заявителя на обращение с ходатайством о предоставлении шестимесячного срока для обращения с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака было заведомо ограничено, поскольку правовая охрана товарного знака была досрочно незаконно прекращена (что было установлено вступившим в законную силу судебным актом).

При этом право на обращение с соответствующим ходатайством возникло у заявителя с момента вступления в законную силу Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2007 N 09-АП-4268/2007-АК по делу N А40-228/06-110-5, которым решение Палаты по патентным спорам от 22.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признано недействительным.

Таким образом, коль скоро у заявителя по не зависящим от него причинам (в период действия и оспаривания в судебном порядке незаконного решения Палаты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака) отсутствовала возможность воспользоваться предоставленным Законом правом на подачу соответствующего ходатайства в Роспатент, вывод о том, что на момент обращения общества в ФГУ ФИПС установленный Законом срок истек, представляется неправомерным.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции необоснованно принял во внимание утверждение Роспатента о том, что факт оспаривания в судебном порядке решения Палаты по патентным спорам не может расцениваться как препятствие для подачи соответствующего ходатайства о предоставлении шестимесячного срока после истечения срока действия регистрации товарного знака.

Суд апелляционной инстанции считает, что признание указанного решения Палаты по патентным спорам недействительным влечет восстановление правовой охраны спорного товарного знака и заявитель вправе поставить вопрос о продлении срока правовой охраны товарного знака по уважительным причинам либо о продлении срока на обращение с ходатайством правообладателя для продления срока действия регистрации товарного знака в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 16 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Вывод суда первой инстанции о том, что ООО "ЭТСУН" (созданное в ходе реорганизации ЗАО "ЭТСУН" в форме преобразования) не является законным правопреемником ЗАО "ЭТСУН" в отношении прав на товарный знак "MARYAM" по свидетельству N 147395, следует признать необоснованным.

При этом суд апелляционной инстанции считает необходимым в соответствии со ст. 201 АПК РФ в целях восстановления нарушенного права заявителя обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам рассмотреть вопрос о продлении срока действия регистрации товарного знака "MARYAM" по свидетельству N 147395.

В результате Роспатент продлил срок действия регистрации товарного знака N 147395.