Вопрос 76

В силу каких фактических обстоятельств может существовать регистрация товарных знаков, содержащих сходные до степени смешения обозначения?

Ответ.

Примером таких фактических обстоятельств может служить установление факта принадлежности сравниваемых обозначений одному и тому же правообладателю на определенную дату. Подобный спор рассматривался судом (Постановление ФАС МО от 25.03.2009 N КА-А40-1630-09 по делу N А40-16061/08-27-123).

ООО "Александер Электрик Дон" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 250572 с приоритетом от 03.09.2002, зарегистрированному 02.07.2003 за ООО "Александер Электрик источники электропитания".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2008 ООО "Александер Электрик Дон" в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2008 года решение Арбитражного суда 1-ой инстанции было изменено. Апелляционный суд признал недействительным решение ФГУ от 25.12.2007 "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству N 250572.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству N 250572 произведена с нарушением п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках, в связи с чем отказано в возражениях против регистрации указанного товарного знака необоснованно.

Не соглашаясь с выводами арбитражного апелляционного суда, Роспатент, а также ООО "Александер Электрик источники электропитания" обжаловали Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда в кассационном порядке, просили его отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Кассационная инстанция ФАС МО, проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы, находит, что Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по данному делу подлежит отмене, а решение суда от 30 сентября 2008 года оставлению в силе.

При этом суд кассационной инстанции исходит из следующего.

Как следует из обстоятельств дела и установлено судом, товарный знак "Александер электрик" по заявке N 2002717438 с приоритетом от 3 сентября 2002 года зарегистрирован в Госреестре 2 июля 2003 года за N 250572 на имя ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания", г. Москва, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 12 апреля 2007 года поступило возражение ООО "Александр Электрик Дон" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 250572. Данное возражение было мотивировано тем, что, по мнению заявителя, оспариваемая регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров". При рассмотрении возражения, поскольку имеется уже зарегистрированный товарный знак "Alexander Electric" за N 143731, в ходе сравнительного анализа приведенных товарных знаков Палатой установлено, что товарные знаки являются сходными в целом, поскольку включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы, идентичные изобразительные элементы, при этом словесные и изобразительные элементы одинаково расположены в знаках и имеют тождественное цветовое решение.

Также совпадают представленные в перечнях к рассматриваемым товарным знакам товары 09 класса МКТУ по виду и назначению, кругу потребителей, по условиям производства и реализации, являются однородными.

Вместе с тем Палата обоснованно не усмотрела оснований для признания товарного знака по свидетельству N 250572 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В соответствии со статьей 6.quinquies C (1) Парижской конвенции, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Руководствуясь положениями статьи 6.quinquies C (1) Парижской конвенции Палата по патентным спорам обоснованно учла фактические обстоятельства, сложившиеся после вынесения решения ФГУ ФИПС на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Фактические обстоятельства по данному делу сводились к тому, что на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам (12 апреля 2007 года) и оспариваемый товарный знак по свидетельству N 250572, и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 143731 в течение длительного периода времени (более трех с половиной лет) принадлежали ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания". Договор об уступке был зарегистрирован Роспатентом 8 сентября 2003 года за N 4004.

Указанное обстоятельство заявителем не оспаривается, и именно это обстоятельство послужило основанием для регистрации Роспатентом оспариваемого товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам, а вслед за ней и суд в соответствии с положениями статьи 6.quinquies C (1) Парижской конвенции правильно пришли к выводу, что на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам правообладателем противопоставленного и оспариваемого товарных знаков длительное время являлось одно лицо. В силу указанных фактических обстоятельств оснований для признания недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству N 250572 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, не имелось. При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось правовых оснований применять положение ст. 7 Закона без учета фактических обстоятельств дела и положений ст. 6.bis Парижской конвенции.

С учетом этого вывод апелляционного суда о том, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, нельзя признать правильным.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 7 Закона и пункту 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Установлено, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака право на фирменное наименование, включающее словосочетание "Александер Электрик", помимо правообладателя принадлежало ООО "Александер Электрик Дон" (заявителю), а также ТОО "Александер Электрик Со Ltd".

Оспариваемый товарный знак является частью зарегистрированного фирменного наименования правообладателя, право на которое возникло раньше, чем у заявителя (ООО "Александер Электрик Дон").

В отношении права на фирменное наименование ТОО "Александер Электрик Со Ltd" Палата по патентным спорам и суд первой инстанции правильно указали, что оно не может быть учтено, в силу того что ТОО "Александер Электрик Со Ltd" прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией до даты принятия возражения к рассмотрению.

Отменяя решение суда 1 инстанции, суд апелляционной инстанции не учел и фактические обстоятельства, связанные с правом на фирменное наименование ТОО "Александер Электрик Со Ltd", сложившиеся на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Данный вывод суда сделан при неправильном применении норм материального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Руководствуясь положениями статьи 6.quinquies C (1) Парижской конвенции, Палата по патентным спорам обоснованно учла фактические обстоятельства, сложившиеся после вынесения решения ФГУ ФИПС на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Фактические обстоятельства по данному основанию сводились к тому, что на дату поступления возражения заявителя в Палату по патентным спорам, т.е. после вынесения решения ФГУ ФИПС, ТОО "Александер Электрик Со Ltd" прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией. Указанное обстоятельство заявителем не оспаривается.

Более того, с какими-либо претензиями по данному основанию ООО "Александер Электрик Со Ltd" к ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания" когда-либо не обращалось, а то обстоятельство, что ТОО "Александер Электрик Со Ltd" уступило свой товарный знак по свидетельству N 143731 в пользу ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания", свидетельствует об отсутствии нарушений его прав на данное фирменное наименование регистрацией оспариваемого товарного знака.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству N 250572 противоречащим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона отсутствовали, в связи с чем вывод апелляционного суда о нарушении ст. 7 Закона ошибочен.

В отношении вывода апелляционного суда о том, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 2 статьи 6 Закона, кассационная инстанция исходит из следующего.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как следует из материалов дела, заявителем какие-либо документы, позволяющие сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству N 250572, ассоциируется у российского потребителя с деятельностью ООО "Александер Электрик Дон" (заявителя) либо ТОО "Александер Электрик Со Ltd", не представлялись.

В этой связи у Палаты по патентным спорам и суда отсутствовали основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 250572 противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Отменяя решение суда первой инстанции и признавая недействительным решение Палаты по патентным спорам по данному основанию, суд апелляционной инстанции в качестве обстоятельства возможности введения потребителя в заблуждение сослался на судебные акты по делу N А40-34819/06-26-243. Однако это решение не имеет преюдициального значения в том виде, как это указано в ст. 58 АПК РФ.

Более того, из указанных судебных актов следует, что ООО "Александер Электрик Дон" (заявитель) по соответствующим договорам только изготавливал соответствующую продукцию для ООО "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК" источники электропитания", которая впоследствии реализовывалась правообладателем.

На основании изложенного вывод суда апелляционной инстанции о возможности введения потребителя в заблуждение сделан в нарушение нормы процессуального права и не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Руководствуясь ст. ст. 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2008 г. N 09АП-15142/2008-АК по делу N А40-16061/08-27-123 отменить, а решение Арбитражного суда города Москвы от 30 сентября 2008 года по тому же делу оставить в силе.