Вопрос 59

Может ли суд принять во внимание доказательства фактического использования товарного знака, не представленные в Роспатент или не принятые им во внимание при рассмотрении заявления о досрочном прекращении действия регистрации?

Ответ.

Может, и сказанное иллюстрируется двумя делами.

Дело первое.

Дело интересно не только тем, что суд "осудил" формализм при принятии решения Роспатентом, а, в первую очередь, тем, что факты, подтверждающие надлежащее использование товарных знаков, могут быть представлены правообладателем как во время административного рассмотрения возражения, так и в судебном разбирательстве.

Роспатент (Палата по патентным спорам), рассматривая заявление, принял то решение, которое было обусловлено непредставлением правообладателем на заседание коллегии Палаты документов, подтверждающих использование товарного знака. Нет никаких возражений против такого решения на этапе административного рассмотрения заявления, но когда правообладатель представил в суд надлежащие доказательства использования, Роспатент, образно говоря, "взбрыкнул" и решил доказать, что принятое решение не подлежит отмене в суде никогда.

Достаточно типичная на сегодня ситуация, хотя и весьма странная, т.к. Роспатент мог всего лишь в своем отзыве в суд отметить, что на момент рассмотрения возражения Палата не располагала документами, позволявшими признать состоявшееся использование товарного знака, а дальнейшее разрешение вопроса выходит за рамки прерогативы Роспатента в разрешении вопроса о сохранении исключительных прав. Вместо этого была сделана попытка убедить суд в том, что "раз умерла, так умерла". А суд взял да и "оживил убиенное тело", да еще указал на недопустимость формализма при оценке допустимости представления доказательств надлежащего использования товарного знака в судебном заседании.

Фабула дела (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2008 г. N 09АП-3402/2008-АК по делу N А40-42752/07-5-391) состояла в следующем:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2008 было удовлетворено заявление ЗАО "Масан Рус Трейдинг" (далее - общество) о признании незаконным и отмене решения Палаты по патентным спорам Роспатента (далее - ППС) от 10.07.2007 N 97712649/50(912595) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака MIVIMEX по свидетельству N 161768. Суд первой инстанции решил признать незаконным как несоответствующее части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации и отменить полностью решение Палаты по патентным спорам Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака MIVIMEX по свидетельству N 161768.

Роспатент не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой, в которой считает, что при вынесении решения судом первой инстанции применены нормы материального права, не подлежащие применению, не применен закон, подлежащий применению, что привело к принятию неправильного решения.

Словесный товарный знак MIVIMEX с приоритетом от 25.08.1997 был зарегистрирован 06.03.1998 по свидетельству N 161768 на имя ЗАО "Масан Рус Трейдинг" в отношении товаров 30, 35 и 42 классов МКТУ.

29.01.2007 в ППС поступило заявление ООО "Лаки Стар" о досрочном прекращении правовой охраны означенного товарного знака в связи с его неиспользованием.

16.04.2007 заявление ООО "Лаки Стар" было рассмотрено на коллегии ППС и удовлетворено полностью в связи с непредставлением правообладателем доказательств надлежащего использования товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления о прекращении правовой охраны.

Удовлетворяя заявленные Обществом требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что принадлежащий Обществу товарный знак известен российскому потребителю, прекращение такой деятельности существенно нарушило права и законные интересы заявителя.

При этом суд правомерно указал на то, что суд обязан принять и оценить документы и иные доказательства, представленные заявителем в обоснование своих возражений в отношении оспариваемого ненормативного акта, независимо от того, представлялись ли эти документы и доказательства органу исполнительной власти в области интеллектуальной собственности.

Сославшись на правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в Постановлениях от 06.06.1995 N 7-П и от 13.06.1996 N 14-П, суд <29> первой инстанции обоснованно отметил, что заявитель в рамках судопроизводства в арбитражном суде во всяком случае не может быть лишен права представлять документы, которые являются надлежащим доказательством использования принадлежащего ему товарного знака, независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследованы органом исполнительной власти в области интеллектуальной собственности, при решении вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего заявителю, а суд обязан исследовать соответствующие документы.

--------------------------------

<29> В решении суда первой инстанции отмечено:

"Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 6 июня 1995 года N 7-П по делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР "О милиции" и от 13 июня 1996 года N 14-П по делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР, в случаях когда суды при рассмотрении дела не исследуют по существу его фактические обстоятельства, а ограничиваются только установлением формальных условий применения нормы, право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно ущемленным.

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Суд не может принять во внимание позицию Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой гарантируемая статьями 35 и 46 Конституции Российской Федерации судебная защита прав и законных интересов налогоплательщиков не может быть обеспечена, если суды при принятии решения о правомерности отказа в предоставлении заявленных налоговых вычетов исходят из одного только отсутствия у налогового органа документов, подтверждающих правильность их применения, без установления, исследования и оценки всех имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств, в частности счетов-фактур и иных документов, подтверждающих уплату налога, а также других фактических обстоятельств, которые в соответствии с налоговым законодательством должны учитываться при решении вопросов о возможности предоставления налоговых вычетов и привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, что применительно к настоящему судебному спору в силу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в сохраняющих свою силу решениях, предполагает, что заявитель в рамках судопроизводства в арбитражном суде во всяком случае не может быть лишен права представлять документы, которые являются надлежащим доказательством использования принадлежащего ему товарного знака, независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследованы органом исполнительной власти в области интеллектуальной собственности, при решении вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего заявителю, а суд обязан исследовать соответствующие документы".

Также обоснованно суд обратил внимание и на то, что независимо от участия общества в заседании коллегии ППС и представления доказательств использования товарного знака ППС должна была учесть то, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания имеются официально внесенные сведения о наличии лицензионных договоров <30> в отношении означенного товарного знака, заключенных обществом как с третьим лицом, так и с ООО "Александра и Софья продукт".

--------------------------------

<30> Полагаю, что суд обратил внимании на наличие лицензионных договоров не как на основание, подтверждающее использование товарного знака, а как на факт, заслуживающий исследования и учета совместно с другими сведениями, подтверждающими использование, в т.ч. состоявшееся во исполнение данного лицензионного договора.

Оценив довод ППС о том, что заявитель, будучи извещенным о времени и месте заседания коллегии, доказательств использования товарного знака не представил, а представление доказательств надлежащего использования товарного знака в судебное заседание является недопустимым, суд правильно посчитал такой подход ответчика формальным, нарушающим охраняемые права и законные интересы хозяйствующих субъектов, толкованием п. п. 3.1 и 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 и зарегистрированных в Минюсте России 08.05.2003 рег. N 4520.

При этом суд признал в качестве доказательств использования обществом товарного знака копию лицензионного договора от 15.09.2003 N 2/03 со сроком действия до 31.12.2007, согласно которому заявитель предоставил ЗАО "Мисанга" исключительную лицензию на использование товарного знака MIVIMEX по свидетельству N 161768, а также значительное количество товарных накладных, согласно которым в течение 2006 года заявитель активно использовал принадлежащий ему товарный знак со словесным обозначением MIVIMEX по свидетельству N 161768, поставляя промаркированные этим знаком продукты питания в адрес ООО "Регион проект", ООО "Продовольственная корпорация "Царь-Град", ИП К.В., ЗАО "Торакс", ПБОЮЛ Б., ООО "Русконтракт", ООО "Торговый дом "Русские продукты", ООО "Аллегри-СК", ЗАО "ТДК-Продэкс", ЗАО "Сибирская продовольственная компания", ООО "Форте", ООО "Торговая сеть "Триумф", ООО "Виком-М", ООО "Торговый дом "Ваш продукт", ООО "Торговый дом "Магнат-НН", ООО "ТК "Табак-Сервис", ООО "Эконом", ООО "Торговый дом "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг", ООО "МО НПО Альтернатива", ООО "Фокус Трейд", ООО "Стиль-1", ООО "А-Сервис", ООО "Пармас", ПБОЮЛ К.А., ООО "Биофул Санкт-Петербург", ООО "КОЛОБОК", осуществляющих хозяйственную деятельность в значительном количестве регионов Российской Федерации.

Исходя из этого, суд правомерно посчитал, что основной деятельностью заявителя является продвижение продукции под товарным знаком MIVIMEX по свидетельству N 161768; он реализует продукцию с 1998 г. (лапшу быстрого приготовления, консервацию - ананасы, огурцы, помидоры, сушеные бананы, орешки и т.д.); принадлежащий ему товарный знак известен российскому потребителю, а прекращение такой деятельности существенно нарушило права и законные интересы заявителя.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд постановил: решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2008 по делу N А40-42752/07-5-391 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Далее Роспатент подал кассационную жалобу, ФАС Московского округа рассмотрел в порядке кассации данную жалобу Роспатента и оставил ее без удовлетворения, при этом еще раз подчеркнул, что непредставление документов в ходе рассмотрения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного товарного знака MIVIMEX по свидетельству N 161768 не исключает возможность их представления в суд для их оценки в совокупности с другими доказательствами по делу по правилам статей 66 - 71 АПК РФ (Постановление ФАС МО от 27.06.2008 N КА-А40/5698-08).

Дело второе.

В данном деле (Постановление ФАС Московского округа от 19.10.2007 N КА-40/10471-07-1,2) рассмотрен спор о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, в котором наиболее интересным является совершенно противоположная оценка доказательств в отношении легитимности признания определенных изданий товарами, введенными в гражданский оборот. Фабула дела заключается в следующем.

Негосударственное образовательное учреждение "Информационно-учебный центр "Эллис" (далее - учебный центр "Эллис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 27.10.2007, касающегося досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "Ваш Дом" по свидетельству N 163082 в отношении товаров 16 класса, 41 класса МКТУ, соответственно, книги, издание книг.

Второй ответчик - Роспатент.

Решением от 27.04.2007 оспариваемый ненормативный акт признан недействительным. При этом арбитражный суд обязал Роспатент устранить допущенные нарушения путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания записи о восстановлении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 163082 в отношении товаров названных классов МКТУ.

Постановлением от 05.07.2007 N 09АП-8406/2007-АК, N 09АП-8766/2007-АК Девятого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения.

Решение от 27.04.2007, постановление от 05.07.2007 в порядке кассационного производства обжалованы третьим лицом - ООО "Издательский дом "Ниола - 21-й век" и Палатой по патентным спорам.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции и апелляционном суде, как показала проверка материалов дела, являлась законность решения Палаты по патентным спорам от 27.10.06.

Этим решением по заявлению ООО "Издательский дом "Ниола - 21-й век" досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "Ваш Дом" по свидетельству N 163082 в отношении товаров 16 класса, 41 класса МКТУ, соответственно, книги, издание книг. Упомянутый товарный знак зарегистрирован 17.04.1998 на имя НОУ "Информационно-учебный центр "Эллис".

Принятие названного решения мотивировано ссылкой на пункт 3 статьи 22 Закона о товарных знаках. При этом Палата по патентным спорам исходила из того, что правообладателем не доказан факт использования товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг в период с 22.11.2000 по 22.11.2005. Представленные правообладателем печатные издания, подтверждающие, по мнению правообладателя, использование товарного знака в отношении 16 класса, 41 класса МКТУ, Палатой по патентным спорам в качестве доказательства использования товарного знака не приняты со ссылкой на то, что представленные печатные издания книгами не являются, поскольку не относятся к документам, входящим в состав обязательного экземпляра в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре", не соответствуют ГОСТ 7.53-2001 (ISBN - Международная стандартная нумерация книг), не имеют уникального ISBN, не соответствуют ГОСТ 7.60-2003 (Межгосударственный стандарт СИБИД "Издания") и ГОСТ 7.4-95 (издания "Выходные сведения").

Арбитражный суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к выводу о том, что правовых оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении действия регистрации у Палаты по патентным спорам не имелось.

Суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены обжалуемых судебных актов по следующим мотивам.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции, апелляционным судом установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

В пользу принятых решения и Постановления, соответственно, суд первой инстанции и апелляционный суд сослались на следующие обстоятельства.

Право на использование товарного знака N 163082 в отношении книг, издания книг правообладателем товарного знака по лицензионному договору от 12.03.01 N 17505 передано НОУ "ГИМЦ КТ", которое на основании государственного контракта от 23.06.2003 N 12.44.10/118 издало, отпечатало и передало маркированную товарным знаком "Ваш Дом" книгу "Практика, проблемы, рекомендации по обеспечению безопасности туристов" (тираж 500 экз.). Кроме того, названным лицензиатом по договору N 7-РП-2004, договору заказа от 10.09.2005 разработаны, изданы, отпечатаны и переданы книги соответственно "Рабочее место оператора ЕИРЦ. Руководство пользователя", "Арендаторы. Ведение лицевых счетов юридических лиц". Эти книги также маркированы товарным знаком "Ваш Дом".

Все упомянутые издания, как установлено судами, являются книгами.

Вывод основан на исследовании в судебных заседаниях документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений, в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела. При этом ссылки Палаты по патентным спорам на Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документа", ГОСТы, указанные в оспариваемом решении, признаны несостоятельными.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил: решение от 27 апреля 2007 года Арбитражного суда города Москвы, Постановление от 5 июля 2007 г. N 09АП-8406/2007-АК, N 09АП-8766/2007-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-5994/07-67-64 оставить без изменения, а кассационные жалобы ООО "Издательский дом "Ниола - 21-й век", Палаты по патентным спорам - без удовлетворения.

ВАС РФ, рассмотрев заявление ООО "Издательский дом "Ниола - 21-й век" о пересмотре в порядке надзора решения от 27.04.2007, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2007, Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.10.2007 по делу Арбитражного суда города Москвы N А40-5994/07-67-64, и своим Определением от 06.02.2008 N 1064/08 отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ, подтвердив тем самым решение и постановления нижестоящих судов.

Приведенные судебные дела однозначно отвечают на вопрос - когда и кем могут быть приняты во внимание доказательства фактического использования товарного знака, и Роспатент мог бы уже задуматься над целесообразностью продолжения оспаривания в судах отмененных решений, особенно в случаях, когда речь идет о лишении правообладателя исключительного права, доказавшего уже в суде первой инстанции фактическое использование товарного знака.