W hotels

Сравнивая все приведенные нами товарные знаки, отметим, что ни один из них, с учетом действовавших и ныне действующих в Роспатенте подзаконных актов, определяющих принципы деления товарных знаков на тождественные и сходные до степени смешения, не может формально рассматриваться как тождественный товарному знаку по заявке N 2006724703/50.

Может возникнуть вопрос: какое отношение имеет оценка знаков на тождество или на сходство до степени смешения к рассматриваемому нами вопросу?

Ответ состоит в том, что использованное в статье 6.quinquies Парижской конвенции выражение "таким, как он есть" (telle quelle - на французском, as is - на английском), у нас принято толковать как выражение, обозначающее именно тождественные знаки, а не сходные до степени смешения.

Насколько ошибочно такое толкование выражения - "таким, как он есть", будет видно из следующих сведений.

Обратимся к самому авторитетному комментарию одного из основоположников Парижской конвенции Г. Боденхаузена <19>. В указанном комментарии на стр. 127 - 128 сказано следующее:

--------------------------------

<19> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. М.: Прогресс, 1977.

"Смысл выражения "таким, как он есть", рассматриваемого как указание сферы применения этого положения, анализировался в многочисленных научных трудах и имеет обильную судебную практику".

Из данного высказывания как минимум следует вполне логичный вопрос: если выражение "таким, как он есть" всегда и однозначно толковалось как условие абсолютной идентичности сравниваемых обозначений по всем элементам <20>, то как могла возникнуть "обильная судебная практика" по толкованию данного выражения?

--------------------------------

<20> Так мыслят многие российские специалисты.

Зачем нужно было проводить многочисленные научные исследования в отношении установления содержания данного выражения, если оно изначально было однозначным в понимании всеми? Нонсенс.

Вывод из сказанного Боденхаузеном может быть только один: не было однозначного толкования выражения "таким, как он есть" как обозначающего абсолютно тождественные (идентичные во всем) товарные знаки. И это подтверждается как минимум содержанием пункта C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому:

"Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране происхождения".

У нас пока еще принято под выражением "таким, как он есть" понимать тождественные товарные знаки в том содержании определений тождества и сходства товарных знаков, которые присутствуют в нормативных актах Роспатента:

- обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах <21>;

--------------------------------

<21> В статье для таких обозначений используется выражение - "абсолютное тождество".

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции тождеству обозначений не придан абсолютный характер; из него лишь следует, что не должна затрагиваться тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в стране происхождения.

Что понимать под "формой", в которой знак зарегистрирован, и следует ли под "формой" знака понимать только его изображение в целом без учета толкования объема предоставленной охраны в конкретной стране, мы отметим позже.

Известно, что под тождеством понимается отношение между предметами (реальными или абстрактными), которое позволяет говорить о них как о неотличимых друг от друга в какой-то совокупности характеристик, например, свойств. В действительности все предметы обычно отличаются друг от друга по каким-то воспринимаемым нами характеристикам, и представление об одном и том же предмете неизбежно основывается на допустимых для рассматриваемого случая допущениях или абстракциях. Предметы сравниваются и отождествляются не по всем мыслимым признакам (характеристикам), а только по некоторым - основным (исходным) признакам той области восприятия (цели восприятия), в которой допускается судить о конкретных сравниваемых предметах как "одних и тех же".

Когда предметом сравнения является товарный знак, то он воспринимаются через семантические, фонетические и изобразительные характеристики, ему присущие, а доминирование той или иной характеристики определяется только и непосредственно анализом конкретного обозначения в целом. В одной ситуации сравниваемые обозначения будут признаны тождественными по такому основанию как совпадение фонетической и/или семантической характеристик, в другом случае - при совпадении всех трех характеристик.

Однако определение тождества товарных знаков, принятое в российском правоприменении (абсолютное совпадение во всех элементах), не позволяет судить о товарных знаках иначе, а потому, если под выражением "таким, как он есть", ошибочно понимать товарные знаки, которые являются тождественными в российском толковании, то неизбежен и ошибочный вывод о том, что статья 6.quinquies Парижской конвенции относится только к абсолютно тождественным товарным знакам.

Назовем их условно "фотографическими копиями".

Но такому толкованию как минимум прямо противоречит содержание пункта C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции, из которого следует, что тождеству обозначений не придан абсолютный характер как фотографическим копиям.

Далее в приведенном комментарии Г. Боденхаузена сказано:

"В этой связи было предложено исключить соответствующее положение, имевшееся в заключительном протоколе, и ввести в саму Конвенцию принцип, согласно которому указанное положение применяется к товарному знаку "только с точки зрения составляющих его символов".

Очень интересное пояснение, из которого можно сделать вывод о том, что уже предлагалось внести в Конвенцию толкование выражения "таким, как он есть" путем непосредственного разъяснения того, что данное выражение относится не к знаку, а к составляющим его символам.

Сказанное подтверждается Г. Боденхаузеном в последнем абзаце на стр. 128:

"Государства - члены Союза не возражали против такого предложения, и, хотя упомянутое положение было в конце концов исключено из заключительного протокола, а соответствующая норма не появилась в Конвенции, из этого еще нельзя делать выводы, что было достигнуто соглашение, предусматривающее иную сферу применения данной статьи. Напротив, оговорки, сделанные на втором пленарном заседании Вашингтонской конференции, показали, что это положение по-прежнему касается только символов, образующих знак, - речь тогда шла лишь о видимых символах, - и что государства - члены Союза не были обязаны толковать, что такое "товарный знак", иначе, нежели это определено в их национальном законодательстве".

По крайней мере мне совершенно очевидно, что в комментарии Г. Боденхаузена вполне определенно показано, что в контексте применимости статьи 6.quinquies Парижской конвенции выражение "таким, как он есть" относится к символам, образующим знак, а не к знаку в целом, как он изображен в регистрации в стране происхождения. То есть речь не может идти о сравнении знаков по принципу соотнесения их как фотографических копий.

При этом в комментарии Г. Боденхаузена пояснено, что такое толкование выражения "таким, как он есть" не накладывает на государства обязательств изменения толкования определения товарного знака, принятого в национальном законодательстве. Иными словами, страны, толкуя определение товарного знака по национальному законодательству, тем не менее в случае требования заявителя применить норму статьи 6.quinquies Парижской конвенции вправе толковать выражение "таким, как он есть" только в отношении символов, содержащихся в товарном знаке, не меняя собственных определений товарных знаков. Ничего противоречивого в этом нет, и из этого следует только то, что, например, если в конкретной стране не охраняются в силу национального закона, например, объемные товарные знаки, то ни один иностранный заявитель не может требовать такой охраны в силу статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Очевидно также, что выражение "таким, как он есть" используется только в случае, когда иные элементы обозначения, например, особенности цвета элементов, если они имеются, не влияют на изменение сложившегося восприятия товарного знака потребителями, а если говорить более строго, и не могут повлиять на такое восприятие, что особенно свойственно буквенно-словесным обозначениям, которые воспринимаются путем их прочтения.

О сказанном выше свидетельствует сравнение нижеприведенных изображений.

Любой человек, владеющий латиницей на уровне средней школы, глядя на эти обозначения, будет их прочитывать последовательно как "W Hotels", а звучать прочитанное будет уже как "даблюхотелс", и никак не иначе.

По причине давности лет не удалось найти в сети Интернет те первоисточники, на которые дана ссылка в комментарии Г. Боденхаузена в части обсуждения сущности выражения - "таким, как он есть".

Однако этот вопрос был вновь поднят при обсуждении в ВТО и нашел отражение в документе World Trade Organization, WT/DS176/AB/R, 02.01.2002, UNITED STATES SECTION 211 OMNIBUS APPROPRIATIONS ACT OF 1998, AB-2001-7 Report of the Appellate Body.

В очередной дискуссии в отношении толкования статьи 6.quinquies Парижской конвенции Европейское сообщество утверждало, что в статье 6.quinquies A(1) выражение "таким, как он есть" должно рассматриваться с учетом охвата всех особенностей <22> товарного знака, и ни при каких обстоятельствах данное выражение не может пониматься как ограниченное только видом (формой) товарного знака. Европейское сообщество также подчеркнуло, что использованные Рабочей группой в своем анализе документы, относящиеся к истории Парижской конвенции (1967) <23>, не в состоянии обеспечить четкое понимание намерений участников переговоров в отношении единообразного толкования выражения "таким, как он есть".

--------------------------------

<22> Под особенностями товарного знака нельзя понимать только "созерцание" товарного знака. Особенности товарного знака включают также его фонетическую и семантическую оценку.

<23> Мы полагаем, что речь идет о тех же документах, на которые сослался в своем комментарии Г. Боденхаузен.

В аргументах своей позиции Соединенные Штаты отметили, что Рабочая группа правильно подчеркнула, что статья 6.quinquies A(1) не требует от стран безоговорочно предоставлять охрану всем товарным знакам, зарегистрированным в установленном порядке в стране их происхождения. Скорее, статья 6 quinquies A(1) препятствует странам отказывать в регистрации только на основании несоответствия вида (формы) товарного знака.

Что понимали участники переговоров под "формой" товарного знака и "всеми особенностями" товарного знака, лучше всего, конечно, спросить у них самих, но по смыслу под "формой" понимается товарный знак в том изображении, как оно представлено в регистрации, а под "всеми особенностями" товарного знака понимается уже не изображение по "форме" (в контексте - фотография со знака), а дается оценка значимости составляющих его элементов, влияющих на восприятие товарного знака в сознании потребителей, и определяющих предоставленный объем прав товарному знаку, даже несмотря на то, что при использовании товарного знака ряд присутствующих в нем элементов может быть либо исключен, либо заменен без ущербности в сохранении общего впечатления о данном товарном знаке.

В этом состоит различие между формой и содержанием товарного знака, что наглядно иллюстрировано выше двумя рядом расположенными тождественными словесными обозначениями, но изображенными на разных фонах (один знак на черном фоне в белом исполнении букв, а другой знак на белом фоне в черном исполнении букв).

Сказанное подтверждается нормами российского законодательства, признающими товарный знак использованным, в т.ч. с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку <24>.

--------------------------------

<24> Пункт 2 статьи 1486 ГК РФ.

Сухим остатком моих рассуждений является вывод о том, что выражение "такой, как он есть" не должно всегда механически отождествляться только с тождественными между собой по принципу фотографических копий сравниваемыми товарными знаками.

Это и есть мой главный вывод по представленной статье.

Если изложенные выше критические соображения принять, а не отрицать по принципу - "мы самые умные и все делаем всегда правильно", то приведенные судебные акты уже должны восприниматься и оцениваться иначе, т.к. более ранняя американская регистрация (1999 год) "W HOTELS" по американскому товарному знаку N 2294753 уже дает основания истребовать применение статьи 6.quinquies Парижской конвенции для оценки охраноспособности товарного знака по национальной российской заявке N 2006724703/50 как минимум в части услуг гостиниц (временного проживания).

Но, как это ни парадоксально, суды эту американскую регистрацию не рассматривали и, как можно предположить, не она лежит в основе принятых судом решений.

Можно предположительно прийти к выводу, что суд при сравнении товарных знаков истолковал выражение "таким, как он есть" не сравнением фотографических изображений сравниваемых товарных знаков, а принял во внимание только те элементы в знаке, которые определяют сущностное восприятие потребителями сравниваемых товарных знаков по их совпадающим элементам.

Бессмысленно анализировать товарный знак только как некое по форме изображение. Товарный знак - это правовой инструмент, и без анализа вытекающего из регистрации товарного знака объема прав нам не обойтись, даже если такое понятие, как "объем прав" по товарному знаку, не определено в законе.

Апелляционный суд признал фактическое приобретение различительной способности в отношении обозначения "W HOTELS", не увязывая свой вывод с конкретной заявкой.

Странно? А может, и нет. Но то, что это как минимум "непривычно", сомнению не подлежит.

Апелляционный суд посчитал доказанными утверждения о приобретении различительной способности товарного знака путем представления тех доказательств приобретения различительной способности, о которых свидетельствуют регистрации товарных знаков на территории США и других стран, в которых широко развита деятельность заявителя в сфере гостиничных услуг под обозначением "W HOTELS" в различных формах его написания (в одну строку; одно под другим; в сочетании с другими элементами и т.д.).

Еще одним из оснований, по которым Роспатент не признал приобретение различительной способности, послужило то, что "все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля "W HOTELS", были размещены в сети Интернет после 29.08.2006". Как видим, и эта позиция, базирующаяся на необходимости представления доказательства приобретения различительной способности именно на дату подачи заявки в Роспатент, а не позже, не была поддержана судом.

Можно полагать, что оценка охраноспособности каждого товарного знака всегда индивидуальна. Более того, мы прекрасно осознаем, что по другой заявке в кажущейся аналогичной ситуации Роспатент и суды могут принять совершенно противоположное решение. Но анализировать опыт собственного правосудия никогда не вредно.

Теперь, если вернуться к вопросу N 52 относительно отказа в регистрации обозначения "А350", можно полагать, что выводы будут не в пользу решения Роспатента.