Вопрос 53

Какова практика применения Роспатентом и судами статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности?

Ответ.

Практика рассмотрения споров в суде при несогласии с решением Роспатента, единична, но одно дело, как представляется, будет иметь большое значение в правоприменительной практике. Учитывая сложность вопроса, ниже представляется аналитический авторский материал, из которого можно сделать определенные выводы и получить ответ на поставленный вопрос.

Высказываемые далее соображения могут показаться как минимум "крамольными", но они возникли после ознакомления с судебным решением, в котором, казалось, ни с того ни с сего вдруг при рассмотрении заявления против отказного решения Роспатента, вынесенного по заявке на товарный знак иностранного заявителя, появилось упоминание о применении судом статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция).

Стало весьма любопытно, и я решился проанализировать ситуацию, которая сложилась в отношении решения Роспатента, вынесенного на основании заключения Палаты по патентным спорам (ППС) по заявке N 2006724703/50, в котором подтверждено решение ФИПС об отказе в регистрации заявленного обозначения.

Дело в том, что в решениях ФИПС и Роспатента (ППС) вообще не упоминается Парижская конвенция, а ее статья 6.quinquies тем более, как не упоминается она и в первом решении, вынесенном Арбитражным судом города Москвы от 15.02.2010 по делу N А40-166607/09-110-1056, сохранившим решение Роспатента.

Упоминание статьи 6.quinquies Парижской конвенции появилось только в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2010 года, отменившим решение суда первой инстанции.

Что же произошло в Девятом арбитражном апелляционном суде, который вдруг в споре с Роспатентом применил норму международного права, которую Роспатент даже не упоминал в своих решениях, начиная от решения ФИПС и кончая решением Роспатента (ППС)?

Не располагая документами <11>, которые на этапе апелляции представил в суд заявитель, и не зная, упоминал ли <12> сам заявитель в обосновании своей позиции статью 6.quinquies Парижской конвенции, невозможно с полной уверенностью говорить о том, что Девятый арбитражный апелляционный суд по собственной инициативе обратился к нормам Парижской конвенции.

--------------------------------

<11> Данное дело не вела юридическая фирма "Городисский и Партнеры".

<12> Можно практически с абсолютной вероятностью предполагать, что упоминал.

Но тем не менее дальнейшие рассуждения базируются на определенных предположениях, которые позволяют смоделировать возможные варианты развития ситуации, и вовсе не исключено, что они именно так и развивались.

Даже если излагаемые в статье предположения ошибочны в части некоторых реальных фактов конкретного судебного рассмотрения, полагаю, что излагаемые далее суждения могут быть полезными для будущих споров по аналогичным ситуациям.

Забегая вперед, отмечу, что кассационная инстанция ФАС Московского округа своим Постановлением от 21.09.2010 N КА-А40/10738-10 по делу N А40-166607/09-110-1056 завершила спор между Роспатентом в команде с ФИПС и входящей теперь в его структуру Палатой по патентным спорам, и американской компанией (заявителем) - Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. (Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc.) в отношении иска о признании недействительным отказного решения Роспатента от 04.09.2009 по заявке N 2006724703/50 с приоритетом от 29.08.2006, и подтвердила решение апелляционной инстанции.

Итак, начнем с ab ovo <13>.

--------------------------------

<13> От лат. ab ovo - от яйца, начни сначала.

Обозначение, в том виде, как оно заявлено в заявке N 2006724703/50 на регистрацию в Роспатент, изображено ниже.

Перечень услуг по классам МКТУ включал:

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;

44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

В регистрации товарного знака Роспатент отказал.

Решение Роспатента в Девятом арбитражном апелляционном суде было признано недействительным, и апелляционный суд обязал <14> Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50.

--------------------------------

<14> К вопросу о правомерности таких полномочий суда мы вернемся в самом конце статьи.

Именно обязал устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения, а не ограничился отменой решения Роспатента, некоторые сотрудники которого, к сожалению, иногда полагают, что отмена решения Роспатента судом позволяет им начать новую процедуру оценки охраноспособности обозначения.

Сказанное не означает, что зарегистрированный товарный знак после решения суда приобретает некий статус "неприкасаемого", и оспорить охраноспособность зарегистрированного товарного знака может любое третье лицо, но только не Роспатент.

Как и следовало ожидать, Роспатент выполнил предписание Девятого арбитражного апелляционного суда и 20.08.2010 зарегистрировал по данной заявке товарный знак под N 416640, но одновременно и в соответствии со своим законным правом обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО) на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2010 года.

Кассационная жалоба Роспатента не была удовлетворена и заявитель спор выиграл, но мотивация суда апелляционной инстанции, поддержанная судом кассационной инстанции, настолько необычна и с первого взгляда настолько противоречит всему, во что многие российские специалисты верили, никогда даже не сомневаясь в том, что вера их может быть поколеблена, что не проанализировать сложившуюся ситуацию было бы непростительно.

В результате мы придем, можно сказать, к сенсационным выводам, но обо всем по порядку.

Отрицательная позиция Роспатента основывалась на мнении экспертизы в том, что заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов:

- буквы "W", не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения;

- словесного элемента "HOTELS", переводимого как "гостиницы" и не обладающего различительной способностью в силу описательного характера по отношению к услугам гостиниц.

По мнению экспертов, указанные элементы в сочетании с черным квадратом, являющимся для них фоном, не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, а потому такое обозначение как лишенное каких-либо отличительных признаков подпадает под категорию неохраноспособных обозначений.

По моему убеждению, обозначение "W HOTELS" некорректно делить на два самостоятельных элемента: на букву (символ) "W" и на слово "HOTELS".

Обозначение - "W HOTELS" читается и произносится слитно как "даблюхотелс" независимо от того, как эти элементы расположены в знаке (один под другим или в одну строку), и воспринимается по смыслу в сознании потребителя как "Гостиницы под эгидой W ", а не как бессмысленное сочетание элемента "W" и элемента "HOTELS".

Давая такую оценку, исхожу из того, что различительная способность обозначений, основанных на комбинации букв и слов, определяется не визуальным восприятием (созерцанием некой изобразительности) элементов такого обозначения, а в первую очередь должна оцениваться опосредованно через формирование в сознании потребителей того семантического смысла, который несет данный товарный знак в целом, по принципу "что написано пером, того не вырубишь и топором".

Далее в своем решении Роспатент в отношении приобретения различительной способности заявленным обозначением высказался следующим образом.

"Относительно представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения комбинированным обозначением с элементами "W HOTELS" различительной способности материалов из сети Интернет, касающихся использования заявленного обозначения, решения административной коллегии Центра арбитражного урегулирования споров и посредничества при ВОИС, информации из сети Интернет о расследовании спора по обвинению компании Hiton Hotels в промышленном шпионаже и недобросовестной конкуренции в отношении товарного знака "W", то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки N 2006724703/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки гостиницы, принадлежащей компании, поскольку все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля "W HOTELS", были размещены в сети Интернет после 29.08.2006".

Предлог "до" и наречие "после" выделены мною полужирным шрифтом намеренно, чтобы обратить внимание на акценты, расставленные Роспатентом и выражающие его позицию о том, что доказательства приобретения различительной способности, датированные позже даты подачи заявки, не могут быть приняты во внимание.

Такая позиция не должна рассматриваться как некое незыблемое правило, подробно данный вопрос уже рассматривался в публикации <15>.

--------------------------------

<15> Джермакян В. Приобретение различительной способности товарными знаками // Патентный поверенный. 2009. N 3.

В решении Роспатента упоминается некий товарный знак " W " без сведений, позволяющих его идентифицировать, но по результатам инициативного поиска установлено, что таким действующим американским товарным знаком является знак под N 2289607 с датой регистрации в США 26 октября 1999 г. в отношении услуг гостиниц и ресторанов.

Заявитель в споре с Роспатентом пытался доказать, что товарный знак, даже представляющий собой только один символ в виде буквы "W", уже получил различительную способность в отношении гостиниц, но Роспатент эти доводы также не принял. Отметим, что модная гостиничная сеть "W Hotels", состоящая из первоклассных отелей, входит в престижную группу Starwood Hotels & Resorts. Изюминка данной гостиничной сети - необычные интерьеры, отражающие самые современные дизайнерские веяния. Все гостиницы сети сопровождаются символом "W", по которому однозначно идентифицируется именно эта гостиничная сеть престижных отелей. Ниже представлен список гостиниц сети в некоторых странах мира.

- Индонезия

Бали (остров)

- W Retreat & Spa Bali (Seminyak) *****

- Испания

Барселона

- W Barcelona *****

- Мальдивы

Центральная часть архипелага

- W Retreat & Spa - Maldives (Ari atoll) *****

- Мексика

Мехико

- W Mexico City *****

- США

Вашингтон (Округ Колумбия)

- W Washington D.C. *****

Лос-Анджелес (Калифорния)

- W Hollywood *****

Майами (Флорида)

- W South Beach *****

Нью-Йорк (Нью-Йорк)

- W New York ****

- Таиланд

Самуй (остров)

- W Retreat Koh Samui *****

- Турция

Стамбул

- W Istanbul *****

Не принимать во внимание данные фактические обстоятельства при оценке различительной способности символа "W" в отношении гостиниц бессмысленно, т.к., кроме вреда в отношении данной сети гостиниц и их владельца, отказ в регистрации товарного знака в России ничего иного не дает.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, оставил ее без удовлетворения и в обоснование своей позиции еще раз привел доводы, приведенные в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010. Цитируем извлечения из судебного акта, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

"В силу требований статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье. Поскольку товарный знак тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному 22.04.2008 в США, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт B статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: